Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 23 février 2021

3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 99



N° RG 18/02901 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OZ22













M. [C] [S]



C/



Société FUNLINE INTERNATIONAL CORP.

Société FUNLINE INTERNATIONAL LTD



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me Gardette

 Me Frenehard











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur 





GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé





DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2021





ARRÊT : 

contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANT :

Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] ([Localité 7]), de nationalité française 

[Adresse 6]

[Localité 5] 

Représenté par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS CAP CODE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Martin LEMERY de l'AARPI TOWERY, plaidant, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES :

Société FUNLINE INTERNATIONAL CORP. société de droit américain enregistrée au secretary of stage, division of corporations de l'état du Delaware sous le n° 14.201.21.32, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 1] USA

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX













la société CHANVRE CBD Ltd, anciennement dénommée société FUNLINE INTERNATIONAL Ltd société de droit britannique enregistrée au Registre des Sociétés de Londres sous le n° 6758964, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 3] ROYAUME-UNI

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX





FAITS ET PROCEDURE



La société Funline International Corp, société de droit américain, est titulaire de la marque française «'RUSH'», marque qu'elle a acquise le 2 juillet 2008 auprès de la société In'Exes Diffusion qui l'avait elle-même déposée le 28 juin 2006 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 3428084 pour distinguer les produits suivants ':



«'01 - Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique ';

03 - Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arôme d'ambiance à vocation aphrodisiaque».



Suivant acte du 15 mai 2009, la société Funline International Corp a concédé à la société Funline International Ltd, société de droit britannique, l'exploitation exclusive de cette marque sur le territoire français.



Ayant appris que M. [C] [S] commercialisait sur internet des «'poppers'» sous la marque «'RUSH'», les sociétés Funline International Corp et Funline International Ltd (ci-après les sociétés Funline) ont obtenu du président du tribunal de grande instance de Rennes, par ordonnance sur requête en date du 28 février 2014, l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège rennais de l'entreprise de M. [S].



Diligentées le 21 mai 2014, les opérations ont conduit à la saisie d'un certain nombre de produits portant la marque «'RUSH'».



Les sociétés Funline ont alors fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Rennes qui, par jugement du 12 mars 2018, a' :



- rejeté la demande de M. [S] tendant à la nullité de la marque «'RUSH'» déposée le 28 juin 2006' ;



- rejeté la demande de M. [S] tendant à la déchéance de ladite marque' ;



- rejeté la demande de M. [S] tendant à la nullité de la saisie-contrefaçon du 21 mai 2014' ;



- dit que M. [S] s'était rendu coupable d'actes de contrefaçon de la marque «'RUSH'» au préjudice des sociétés Funline' ;



- condamné M. [S] à payer aux sociétés Funline une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts' ;



- ordonné à M. [S], sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à compter du jugement, de cesser de reproduire, utiliser et commercialiser, directement ou indirectement, les produits contrefaits de marque «'RUSH'» des sociétés Funline ';



- ordonné à M. [S], sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de retirer de la vente les produits portant la marque «'RUSH'» auprès de tous ses revendeurs et distributeurs, et de procéder à la destruction desdits produits ';



- ordonné la publication, aux frais de M. [S] et dans la limite d'un coût maximal de 5.000 € par publication, du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues du choix des sociétés Funline, ainsi que sur la page d'accueil du site internet www.poppers-rapide.eu pendant une durée de trois semaines' ;



- condamné M. [S] à payer aux sociétés Funline une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ';



- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mai 2018, M. [S] a interjeté appel de cette décision.



L'appelant a notifié ses dernières conclusions le 1er décembre 2020, les intimées les leurs le 14 décembre 2020.



La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2021.





MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES





M. [S] demande à la cour de :



- réformer le jugement en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau : 



Vu les articles L 711-2 b), L 712-6, L 714-5, L 714-6 b) et L 716-15 du code de la propriété intellectuelle, 

Vu l'article 1240 du code civil, 

Vu les articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, 

Vu l'article 6 bis de la Convention de Paris, 



A titre principal,



- juger que la marque française «'RUSH'» n'est pas valide en ce qu'elle a été déposée frauduleusement, et prononcer sa nullité ; 



A titre subsidiaire,



- juger l'absence de distinctivité de la marque française «'RUSH'», et prononcer sa nullité ; 



A titre encore plus subsidiaire,

 

- juger qu'il n'est pas fait usage sérieux de la marque française «'RUSH'», et prononcer sa déchéance ; 



A titre toujours plus subsidiaire,



- juger que la marque française «'RUSH'» est trompeuse, et prononcer sa déchéance ; 





En conséquence,

 

- déclarer irrecevables les demandes des sociétés Funline formées à l'encontre de M. [S] '; 



En tout état de cause,



- rejeter la demande d'expertise' ; 



- juger que les sociétés Funline ne rapportent pas la preuve d'actes de contrefaçon de la marque «'RUSH'» '; 



- juger qu'aucun acte de contrefaçon n'a été commis par M. [S]' ;



Vu l'article R 716-2 du code de la propriété intellectuelle, 



Vu l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rennes du 28 février 2014 et vu la saisie-contrefaçon du 21 mai 2014, 



- déclarer nulle la saisie-contrefaçon ';



- juger les demandes des sociétés Funline mal fondées, et débouter lesdites sociétés de l'intégralité de leurs prétentions ;



- juger que les sociétés Funline ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ';



Reconventionnellement,



- condamner les sociétés Funline solidairement à réparer le préjudice subi par M. [S] au titre de la procédure abusive à hauteur de 73.000 € ';



- condamner les sociétés Funline au paiement de la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamner les sociétés Funline aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 







Au contraire, la société Funline International Corp et la société Chanvre CBD Ltd (anciennement dénommée société Funline International Ltd) demandent à la cour de :



Vu les articles L 711-4, L 712-6, L 714-5, L 717-4, R 717-11, L 713-2 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 93 et 103 du règlement CE 207-2009 du 26.02.09,



- déclarer l'appel de M. [S] recevable mais mal fondé ';



- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ';



En conséquence,



- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu M. [S] coupable d'actes de contrefaçon de la marque «'RUSH'», en ce qu'il lui a ordonné, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à compter dudit jugement, de cesser de reproduire, utiliser et commercialiser, directement ou indirectement, les produits contrefaits de marque «'RUSH'» des sociétés Funline, et en ce qu'il lui a ordonné, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification dudit jugement, de retirer de la vente les produits portant la marque «'RUSH'» auprès de tous ses revendeurs et distributeurs et de procéder à la destruction desdits produits ;



- le réformer pour le surplus' ;



Statuant à nouveau,



- condamner M. [S] à payer aux sociétés Funline la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice commercial' ;



- le condamner à payer aux sociétés Funline la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice lié à l'atteinte à l'image et à la notoriété de leurs marques et entreprises ';



- ordonner la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses, à la charge exclusive du défendeur, sachant que le coût de chaque publication ne pourra excéder 5.000 €, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la production de chaque facture de publication, pour le cas où M. [S] refuserait de payer lesdites factures';



- ordonner la publication du dispositif du jugement et de l'arrêt le confirmant sur la page d'accueil du site internet www.poppers-rapide.eu, et sur tous les sites exploités directement ou indirectement par M. [S] au jour de la publication de la décision à intervenir, et notamment sur les sites www.poppers-store.fr, [Courriel 10], [Courriel 12], [Courriel 11] exploités par M. [S] en tant que représentant légal de la société Black Séquoia qui a repris l'exploitation du site www.poppers-rapide.eu et en a créé de nombreux autres, à la charge exclusive de ce dernier et ce, pendant une durée de trois semaines, à compter de la signification de la décision à intervenir, sur un espace occupant au minimum la moitié de la page d'accueil de chaque site, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir' ;



Y ajoutant,



- condamner M. [S] à payer aux sociétés Funline la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.







MOTIFS DE LA DECISION





Sur la demande de M. [S] tendant à la nullité de la marque «'RUSH'» n° 3428084 pour dépôt frauduleux ':



L'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose ':



«'Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.



A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.'»





Par application de cet article, ensemble le principe «'fraus omnia corrumpit'», un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité.



Se prévalant de ces dispositions, M. [S] soutient que c'est de manière frauduleuse que la société In'Exes Diffusion, aux droits de laquelle vient désormais la société Funline International Corp, a déposé, le 28 juin 2006, la marque française «'RUSH'» pour distinguer des poppers et autres produits aphrodisiaques.



M. [S] fait en effet valoir que bien avant ce dépôt, des produits identiques étaient déjà diffusés sur le territoire français sous la marque européenne «'RUSH'», n° 691493, déposée le 23 septembre 1999 par la société Pac-West Distribuant (la société PWD), société de droit américain auprès de laquelle M. [S] dit s'approvisionner.



Il affirme ainsi, qu'alors même que cette marque bénéficiait d'une grande notoriété, notamment en France, comme étant la référence sur le marché des poppers depuis la conception de ces produits par la société PWD au cours des années 70, la société In'Exes Diffusion s'est emparée de cette notoriété pour déposer sa propre marque nationale du même nom, empêchant par là même tout concurrent de continuer à utiliser le même signe verbal sur le marché français.



En défense, les sociétés Funline réfutent toute fraude, faisant d'abord valoir que M. [S] ne saurait invoquer l'antériorité de la marque européenne «'RUSH'» déposée par la société PWD le 23 septembre 1999, dans la mesure où cette marque a été annulée par une décision de l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) du 8 novembre 2019.



Cependant, à la lecture de la décision précitée, il n'apparaît pas que la marque européenne «'RUSH'» déposée par la société PWD ait été annulée, l'EUIPO n'ayant prononcé que sa déchéance, et ce à effet du 8 août 2019 seulement.



Ainsi cette marque était-elle encore valide au jour où, le 28 juin 2006, la société In'Exes Diffusion a déposé une marque du même nom auprès de l'INPI.



M. [S] peut donc se prévaloir de l'antériorité de la marque dont était titulaire la société PWD, notamment sur le territoire français, au soutien de sa demande tendant à l'annulation pour fraude de la marque nationale déposée par la société In'Exes Diffusion.



A cet égard, il convient de rappeler que l'action en annulation pour fraude n'est pas réservée au seul titulaire de la marque antérieure, mais, plus généralement, à toute personne qui justifie de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant.



Ainsi, M. [S], qui affirme que les poppers qu'il distribuait au moment de la saisie-contrefaçon étaient ceux là mêmes que la société PWD commercialisait sur le territoire français, notamment par son intermédiaire, est recevable à agir en annulation de la marque nationale déposée le 28 juin 2006 par la société In'Exes Diffusion.



Si les sociétés Funline contestent que les produits commercialisés par M. [S] soient ceux de la société PWD, pour autant elles versent elles-mêmes aux débats, une pièce n° 16, un extrait du site internet www.poppers-rapide.eu, soit le site utilisé par M. [S] pour commercialiser ses produits, qui présente à la vente des poppers de marque «'Rush PWD'».



Par ailleurs, la comparaison entre les bonbonnes de poppers figurant sur cette pièce n° 16 et celles commercialisées par la société PWD (pièce n° 6 de l'appelant) confirme que ces produits ont exactement la même apparence visuelle, notamment quant à leur «'packaging'».



A cet égard, il importe peu, pour la démonstration de la fraude alléguée, que les poppers commercialisés en France par les sociétés Funline International aient une composition chimique différente de celle des poppers commercialisés par la société PWD (les intimées expliquant en effet que les seuls poppers autorisés en France sont à base de nitrite de propyle, alors que les poppers américains sont composés de nitrite d'amyle ou de pentyle).



En effet, il n'est pas reproché à la société In'Exes Diffusion d'avoir voulu copier un produit (il n'est d'ailleurs pas allégué que la société PWD dispose d'un brevet de fabrication), mais seulement d'avoir copié une marque afin de s'approprier indûment, par un dépôt frauduleux, la notoriété des produits vendus sous une marque préexistante, en l'occurrence les poppers «'RUSH'» de la société PWD, et l'exclusivité de la commercialisation sur le marché français de tous poppers vendus sous le même signe verbal, et d'avoir par là même tenté d'empêcher toute concurrence, notamment celle des distributeurs des poppers «'RUSH'» commercialisés par la société PWD sous sa marque européenne antérieure.



C'est encore à tort que les sociétés Funline affirment qu'au moment où la marque nationale a été déposée, les poppers «'RUSH'» de la société PWD ne bénéficiaient d'aucune notoriété en France.



Au contraire, ces même produits bénéficiaient déjà d'une notoriété importante, les sociétés Funline le sachant d'ailleurs si bien que ses propres produits sont des copies quasi-serviles des poppers de la société PWD.



Il résulte en effet d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 12 avril 2016 à la requête de M. [S] que les sociétés Funline commercialisent en France, par l'intermédiaire de leur site internet www.poppersplanet.com, des bonbonnes de poppers de marque «'RUSH'» qui sont strictement identiques à ceux de la société PWD':



- même emballage, soit une petite bonbonne de couleur jaune supportant des inscriptions en lettres rouges,



- l'adjonction, de part et d'autre de la mention «'RUSH'», de petits éclairs rouges partant dans des directions opposées,



- utilisation des mêmes termes et slogans, en langue anglaise ': «'Never fake it'» etc,



- présence d'un dessin représentant un homme de type «'super-héros'» revêtu d'une cape rouge.



Mieux encore, les bonbonnes commercialisées par les sociétés Funline mentionnent le nom et l'adresse de la société PWD' : l'huissier de justice a ainsi pu constater l'expédition depuis le laboratoire «'Funline'» de [Localité 9] jusqu'au lieu de livraison à [Localité 8] de bonbonnes de poppers «'RUSH'» présentant l'inscription suivante ': «'Pac West Distributing Corp, Indianapolis'».



Ainsi, il est établi que les sociétés Funline commercialisent des poppers, sous leur propre marque nationale «'RUSH'», en reproduisant toutes les caractéristiques des poppers «'RUSH'» fabriqués par la société PWD, voire en faisant croire aux consommateurs qu'ils proviennent de la société PWD.



Il est ainsi établi que c'est pour capter la clientèle habituée aux poppers «'RUSH'» de la société PWD, qui les diffusait déjà en France sous sa marque européenne antérieure, et pour empêcher toute concurrence sur le marché français, que la société In'Exes Diffusion a déposé sa marque sous le même nom le 28 mai 2006.



La fraude est donc établie à l'égard de la société In'Exes Diffusion qui a procédé à ce dépôt dans l'intention de priver ses concurrents d'un signe nécessaire à leur activité. 



En effet et contrairement à ce qu'a pu retenir le tribunal, l'usage du terme «'RUSH'» était nécessaire et même indispensable à l'activité des concurrents de la société In'Exes Diffusion, en particulier de ceux qui, comme M. [S], prétendent continuer à commercialiser en France les poppers «'RUSH'» de la société PWD.



La fraude est également établie à l'égard de la société Funline International Corp qui, deux ans plus tard, a acquis la société In'Exes Diffusion ainsi que la marque litigieuse, sciemment et en parfaite connaissance de ce que le dépôt du 28 juin 2006 empêchait toute poursuite de la commercialisation des poppers diffusés jusqu'alors sous la marque antérieure appartenant à la société PWD.



En conséquence et dans la mesure où la prescription prévue à l'article L 712-6 ne s'applique pas en cas de mauvaise foi du déposant, la marque déposée le 28 juin 2006 auprès de l'INPI sous le n° 3428084 sera annulée.





Sur les autres demandes :



Par suite de l'annulation de cette marque pour fraude, la demande d'annulation pour absence de distinctivité de même que celle tendant à la déchéance de la marque pour défaut d'usage sérieux ou déceptivité sont sans objet.



La marque prétendument contrefaite par M. [S] étant réputée n'avoir jamais existé, les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 21 mai 2014 sont nulles comme étant dépourvues de fondement.



Partant, et en l'absence de toute démonstration d'une contrefaçon imputable à M. [S], les sociétés Funline seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes, qu'il s'agisse de celle tendant à l'allocation de dommages-intérêts, de celle tendant à voir interdire à M. [S] de poursuivre ses activités commerciales, ou encore de celle tendant à la publication de la décision dans des journaux ou sur des sites internet.



La procédure initiée par les sociétés Funline est manifestement abusive puisqu'elle repose depuis l'origine sur un acte frauduleux, en l'occurrence le dépôt d'une marque en vue de s'accaparer indûment la notoriété d'un produit déjà connu sous une marque antérieure et d'empêcher tout concurrent de continuer à l'exploiter.



En conséquence, M. [S], qui a subi des opérations injustifiées de saisie-contrefaçon ainsi qu'une gêne et une intimidation dans l'exercice de son activité commerciale, est fondé à réclamer la condamnation solidaire des sociétés Funline à l'indemniser de ses préjudices par application des dispositions de l'article 1240 du code civil.



Toutefois et en l'absence de plus amples justifications quant à l'importance du manque à gagner qu'il a subi du fait de cette procédure, il convient de lui allouer, au vu des éléments du dossier qui témoignent d'une activité économique modeste, même antérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon, une indemnité limitée à 10.000 €.



Parties perdantes, les sociétés Funline seront condamnées à payer à M. [S] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Enfin, les deux sociétés supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.













PAR CES MOTIFS,



La cour :



- infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



- statuant à nouveau et y ajoutant' :



* prononce la nullité de la marque déposée le 28 juin 2006 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 3428084' ;



* annule les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 21 mai 2014 à l'initiative de la société Funline International Corp et de la société Funline International Ltd' (aujourd'hui société Chanvre CBD Ltd) ;



* déboute la société Funline International Corp et la société Funline International Ltd (aujourd'hui société Chanvre CBD Ltd) de l'ensemble de leurs demandes' ;



* condamne solidairement la société Funline International Corp et la société Funline International Ltd (aujourd'hui société Chanvre CBD Ltd) à payer à M. [C] [S] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';



* condamne la société Funline International Corp et la société Chanvre CBD Ltd (anciennement dénommée Funline International Ltd) à payer à M. [C] [S] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;



* déboute M. [C] [S] du surplus de ses demandes' ;



* condamne la société Funline International Corp et la société Funline International Ltd (aujourd'hui société Chanvre CBD Ltd) aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le greffierLe président