Cour d'Appel — 14 juin 2001

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 u J.F.F./D.R. ARRÊT N° DU 14 JUIN 2001 R.G. N° 00/00504 AFFAIRE : . M. Philippe X...
Y.../ . SA ASTRA FRALIB venant aux droits de la société FRALIB Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : . SCP BOMMART & MINAULT . SCP GAS 

 E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ----------------------- LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE UN, DEVANT : M. Jean-François FEDOU, Conseiller, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : À Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président, À M. Jean-François FEDOU, conseiller, À Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : . Monsieur Philippe X..., 81 rue Vieille du Temple 75003 PARIS APPELANT d'un jugement rendu le 02 Février 1998 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 2ème chambre CONCLUANT par la SCP BOMMART & MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître André CUSIN, Avocat au barreau de PARIS 

 ET : . SA ASTRA FRALIB venant aux droits de la société FRALIB, dont le siège est 71 boulevard National 92250 LA GARENNE COLOMBES, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège INTIMEE CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Darius

SZLEPER, Avocat au Barreau de PARIS " 5 FAITS ET PROCEDURE :

 Monsieur Philippe X... est propriétaire de la marque " THES DE LA PAGODE ", déposée à l'I.N.P.I. le 26 octobre 1989, et enregistrée sous le numéro 1 557 461 pour désigner des produits de thé. Cette marque nationale est complétée par la représentation symbolique d'une pagode ainsi que d'un dessin figurant lui aussi une pagode, déposé à l'I.N.P.I. le 24 juillet 1989 et enregistré sous le numéro 1 542 770. La marque " THES DE LA PAGODE " est exploitée par la société FIMEX, dont Monsieur X... est le dirigeant, pour désigner des produits de thés. Au motif qu'il avait eu connaissance en 1996 que la SA FRALIB, distributeur de la marque LIPTON, commercialisait au sein de la gamme TCHAE un thé sous l'appellation " THE VERT PAMPLEMOUSSE PAGODE ", Monsieur Philippe X... a, à la suite d'une mise en demeure adressée à la SA FRALIB par lettre recommandée du 13 juin 1996 et restée infructueuse, fait assigner cette société, suivant acte d'huissier en date du 15 octobre 1996, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, en contrefaçon de marque du chef d'utilisation contrefaisante du terme " PAGODE ". Par jugement en date du 02 février 1998, le Tribunal a : Ï débouté Monsieur X... de ses demandes ; Ï dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ï laissé les dépens à la charge de Monsieur X.... Monsieur Philippe X... a interjeté appel de ce jugement. En premier lieu, il fait valoir que l'adoption par la société FRALIB du signe distinctif " PAGODE ", dont le choix pour désigner des produits de thés est à l'évidence arbitraire, constitue la contrefaçon flagrante de la marque " THES DE LA PAGODE " déposée par lui pour désigner les produits distribués par la société FIMEX dont il est le dirigeant et qui a acquis une forte notoriété, parfaitement connue de la partie adverse, dans le commerce du thé. A cet égard, il explique que le terme " PAGODE ", constitue

un élément accédant à la protection en ce qu'il est l'élément essentiel, distinctif et caractéristique de la marque " THES DE LA PAGODE " déposée par lui en 1989. Il relève que le choix par la société FRALIB du signe " PAGODE ", ne peut s'expliquer que par l'intention bien arrêtée de celle-ci de contrefaire la marque protégée " THES DE LA PAGODE " appartenant à l'appelant, ce qui démontre par là même que la contrefaçon incriminée a été commise sans bonne foi par la partie adverse. Il précise que cette copie servile du signe est en outre avilissante en ce qu'elle tend à assimiler aux " THES DE LA PAGODE ", qui sont des thés sélectionnés de haute qualité et distribués dans la gamme des produits alimentaires de luxe, un thé " TCHAE " de moindre qualité et de distribution courante que la SA FRALIB commercialise en grandes et moyennes surfaces. En deuxième lieu, l'appelant soutient que cette exploitation contrefaisante de la marque protégée " THES DE LA PAGODE " ne saurait être légitimée a posteriori par la circonstance que la Société FRALIB a, en cours de procédure, acquis une marque " PAGODE ", antérieurement inscrite par un tiers, dans la mesure où c'est pour riposter frauduleusement à l'action en justice diligentée par acte d'huissier du 15 octobre 1996 que la société intimée a, postérieurement à cette assignation, acquis à vil prix, suivant acte sous seing privé des 10 et 13 décembre 1996 enregistré à l'I.N.P.I. le 27 janvier 1997, la propriété de la marque " PAGODE ", dont la société BELIN-LU BISCUITS était titulaire pour désigner un ensemble de produits alimentaires. A ce titre, il expose que le caractère frauduleux de cette acquisition s'infère du fait que celle-ci avait pour seuls objets, d'une part de légitimer a posteriori une exploitation antérieure qui était sans aucun droit, d'autre part de faire obstacle à l'action en contrefaçon qui avait été introduite par l'appelant. Il souligne encore que, dans la mesure où l'assignation "



cristallise " la situation considérée à sa date, la partie adverse ne saurait tirer argument de l'acquisition de la marque " PAGODE ", faite par elle au mois de décembre 1996 pour légitimer les faits antérieurs de contrefaçon dénoncés par la présente assignation introductive d'instance. Il ajoute que c'est également sans fondement que la société FRALIB, devenue société ASTRA FRALIB, invoque pour la première fois devant la Cour l'enregistrement de l'emballage complexe du " Thé Vert Pamplemousse PAGODE " en vertu d'un dépôt effectué le 31 août 1995 par la société UNILEVER, alors qu'il ignorait tout de ce dépôt et n'a donc manifesté aucune tolérance à son égard, et alors qu'il est constant que le défendeur à l'action en contrefaçon ne saurait invoquer l'existence d'une marque contrefaisante déposée par un tiers. Aussi Monsieur Philippe X... demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : Ï déclarer nulle et de nul effet la cession de marque invoquée par la SA ASTRA FRALIB selon acte sous seing privé des 10 et 13 décembre 1996 inscrit à l'I.N.P.I. le 27 janvier 1997 sous le numéro 23 17 86 ; Ï déclarer en tout cas ladite cession inopposable à l'appelant; Ï dire la SA ASTRA FRALIB irrecevable et en tout cas mal fondée à invoquer le dépôt d'emballage effectué par la société UNILEVER le 31 août 1995 sous le n° 95 586 455 ; Ï déclarer la SA ASTRA FRALIB coupable de contrefaçon de la marque déposée " THES DE LA PAGODE ". Par voie de conséquence, l'appelant demande qu'il soit fait injonction à la SA ASTRA FRALIB de ne faire aucune utilisation du terme contrefaisant " PAGODE ", sur les produits qu'elle distribue ou commercialise, et ce sous astreinte de 1.000 francs par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Il sollicite en outre la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix, aux frais de la société intimée, et dans la limite d'un coût de



28.000 francs par insertion. Il demande également à la Cour de désigner un expert ayant pour mission de lui fournir tous éléments qui lui permettront de déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la SA ASTRA FRALIB sur la masse contrefaisante, d'évaluer la marge bénéficiaire que celle-ci en a retirée, et de connaître le taux de la redevance habituellement en usage pour ce type de produits. Il conclut à la condamnation de la SA FRALIB à lui payer d'ores et déjà : Ï une somme de 300.000 francs, en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à la marque " THES DE LA PAGODE " dont il est titulaire ; Ï une somme de 300.000 francs, à titre de provision sur le préjudice financier subi en raison de la contrefaçon, et dont le montant définitif sera liquidé ultérieurement à dire d'expert. Il sollicite enfin la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société ASTRA FRALIB, venant aux droits de la société FRALIB, réplique que, bien avant l'acquisition par elle en date du mois de décembre 1996 de la marque " PAGODE " de la société BELIN, elle avait exploité la marque complexe n° 95 586 455 appartenant à la Société UNILEVER NV, sa société mère, et déposée par celle-ci le 31 août 1995. Elle conteste que cette acquisition ait revêtu un caractère frauduleux, dès lors qu'elle a été effectuée, non pas pour nuire à Monsieur X... et à ses marques complexes " LES THES DE LA PAGODE ", mais pour renforcer le droit résultant du dépôt et de l'exploitation de la marque complexe du 31 août 1995 n° 95 586 455. Elle fait observer que celle-ci a été déposée bien avant une quelconque réclamation de la partie adverse relativement à l'exploitation de l'emballage du thé " TCHAE THE VERT PAMPLEMOUSSE PAGODE " . Elle précise que l'appelant ne peut prétendre ignorer l'enregistrement de la marque n° 95 586 455,



alors qu'il a poursuivi, pour contrefaçon, des emballages qui constituent cette marque et qui ont été exploités par la société FRALIB, filiale de la société UNILEVER. Elle relève également que, dans la mesure où aucune nullité de ladite marque n'a été demandée par la partie adverse, l'exploitation d'une marque valable ne peut constituer un acte de contrefaçon. Elle considère que c'est donc à bon droit qu'après avoir constaté qu'elle bénéficiait de droits antérieurs aux marques de Monsieur X... sur le terme " PAGODE ", les premiers juges ont débouté le requérant de son action en contrefaçon de marque. Elle ajoute que, dès lors que l'emballage du thé " TCHAE THE VERT PAMPLEMOUSSE PAGODE " ne porte aucune atteinte aux marques de l'appelant, et dès lors en outre que celui-ci ne démontre nullement qu'il existe un risque de confusion entre les marques invoquées respectivement par chacune des parties, la demande de contrefaçon présentée par Monsieur X... est en toute hypothèse non fondée. Par voie de conséquence, la société intimée conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Subsidiairement relativement aux sanctions réclamées à son encontre, la société intimée fait valoir que ces demandes de sanctions sont toutes injustifiées, dans la mesure où elle-même a cessé depuis plus de deux ans l'exploitation de la dénomination " PAGODE ", et où les marques appartenant à Monsieur X... sont exploitées, non personnellement par celui-ci, mais par un tiers, à savoir la société FIMEX. Se portant incidemment appelante du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société ASTRA FRALIB sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer sur ce fondement une indemnité de 100.000 francs. De plus, elle conclut à la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 mars 2001. Z... DE LA



DECISION : À Sur l'antériorité des droits de la société ASTRA FRALIB sur la marque litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article L 714-1 du code de la propriété intellectuelle, les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter ; Considérant qu'eu égard au principe de libre cession de la marque consacré par la disposition légale précitée, l'acquisition de la marque ne peut être déclarée inopposable aux tiers que si elle a revêtu un caractère frauduleux, c'est-à-dire si elle n'a été faite que dans la seule intention de faire obstacle, par le jeu de l'antériorité ainsi acquise, à une action en contrefaçon ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que Monsieur Philippe X... a déposé deux marques " THES DE LA PAGODE " respectivement le 24 juillet 1989 et le 26 octobre 1989, et que ces deux marques sont exploitées par la Société FIMEX dont il est le dirigeant ; Considérant qu'il apparaît également que, pour sa part, la Société FRALIB a lancé à la fin de l'année 1995 une nouvelle gamme de thés " Lipton " sous l'appellation " TCHAE ", comportant plusieurs types d'infusions dont l'une se dénommait : " THE VERT PAMPLEMOUSSE PAGODE " ; que, suivant convention en date du 10 décembre 1996, donc postérieure à l'assignation dont elle a fait l'objet dans le cadre de la présente procédure, la société intimée a racheté à la société BELIN-LU BISCUITS FRANCE tous les droits antérieurs pouvant exister sur la marque PAGODE, déposée le 18 mai 1965, pour désigner notamment les produits de thés ; Considérant que, pour conclure à la nullité, ou à tout le moins à l'inopposabilité à son égard de cette acquisition, Monsieur X... fait valoir que la société FRALIB n'est devenue cessionnaire des droits de la Société BELIN sur la marque " PAGODE " que par un acte sous seing privé en date des 10 et 13 décembre 1996, soit postérieurement à l'assignation du 15 octobre



1996 pour contrefaçon délivrée à son encontre, ce à seule fin de profiter de l'antériorité de la marque " PAGODE " appartenant à la société BELIN, et donc de pouvoir opposer ladite antériorité dans le cadre de la présente action en contrefaçon ; Mais considérant qu'il est acquis aux débats que, d'une part, la société UNILEVER, société mère de la société ASTRA FRALIB, a déposé le 31 août 1995 la marque n° 95 586 455 pour désigner l'emballage du produit " TCHAE - Thé Vert Pamplemousse Pagode ", et que d'autre part la société ASTRA FRALIB a lancé à partir du mois de décembre 1995 l'exploitation de cette nouvelle gamme de thés sous la marque " Thé Vert Pamplemousse Pagode " ; Considérant que, dès lors qu'il est établi que la société intimée commercialisait depuis la fin de l'année 1995 le produit " Thé Vert Pamplemousse Pagode ", il s'ensuit que l'acquisition par elle de la marque " PAGODE " au mois de décembre 1996 a eu pour but, non d'éliminer un concurrent, ni d'interdire l'exploitation de ce signe par Monsieur X... ou par la Société FIMEX, mais seulement, et de manière défensive, de conforter l'exploitation de sa gamme de thés " TCHAE - Thé Vert Pamplemousse " menacée par la présente action en contrefaçon de marque ; Considérant qu'au demeurant, il doit être observé que la validité de la marque n° 95 586 455 exploitée par la société ASTRA FRALIB n'a à ce jour jamais été contestée par l'appelant, de telle sorte que l'exploitation de cette marque n'est pas en soi constitutive d'un acte de contrefaçon ; Considérant qu'au surplus, l'appelant soutient vainement que la société intimée serait irrecevable à invoquer le dépôt effectué non pas par elle mais par un tiers (en l'occurrence la société UNILEVER), alors qu'en l'occurrence la société ASTRA FRALIB ne cherche pas à revendiquer l'antériorité de la marque n° 95 586 455 appartenant à un tiers, mais se prévaut seulement de l'exploitation par elle de cette marque à l'effet de justifier que l'acquisition faite en décembre 1996 de la marque "



PAGODE " ne revêt pas un caractère frauduleux ; Considérant qu'il s'ensuit que, même si elle est intervenue postérieurement à l'introduction de la présente procédure, cette acquisition, effectuée par la société FRALIB en vue de renforcer le droit résultant du dépôt et de l'exploitation de la marque complexe n° 95 586 455, ne revêt pas un caractère illicite ; Considérant que, de surcroît, dans la mesure où il est constant que la marque " PAGODE ", régulièrement acquise par elle en décembre 1996, avait été enregistrée le 26 mars 1990 en renouvellement de précédents dépôts remontant au moins au 18 mai 1965, la société intimée est bien fondée à opposer à Monsieur X... le bénéfice de droits antérieurs aux marques déposées par celui-ci ; Considérant que, par ailleurs, les premiers juges ont exactement relevé qu'en toute hypothèse, les marques " THES DE LA PAGODE " déposées en 1989 par l'appelant bénéficient désormais d'une protection certaine, dès lors que ces marques, qui n'ont jamais été contestées pendant le délai de cinq années édicté par l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent plus ni être attaquées pour cause de nullité ni faire l'objet d'une action en contrefaçon de la part de la société intimée ; Considérant qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, desquels il résulte que la société ASTRA FRALIB bénéficie de droits antérieurs à ceux de l'appelant sur la marque " PAGODE ", il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de son action en contrefaçon de marque. À Sur les demandes annexes : Considérant que l'équité commande d'allouer à la société ASTRA FRALIB, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité égale à 10.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle en cause d'appel ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que l'appelant conserve la charge de l'intégralité des frais non



compris dans les dépens qu'il a engagés dans le cadre de la présente procédure ; Considérant que les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Monsieur X... PAR CES Z...


 La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur Philippe X..., le dit mal fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; DEBOUTE Monsieur Philippe X... de l'ensemble de ses demandes ; Ajoutant au jugement entrepris : CONDAMNE Monsieur Philippe X... à payer à la SA ASTRA FRALIB, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 10.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société intimée ; CONDAMNE Monsieur Philippe X... aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP GAS, société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

 LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

 F. LAPORTE