Cour d'Appel — 16 mai 2002

16 V 2002 Sté Ernie X... / Sté String Music Import RG 2000/237 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Ernie X... Inc.est titulaire des marques françaises 'Ernie X...' et 'Slinky' pour désigner principalement des cordes de guitare. Régulièrement autorisée par ordonnance présidentielle, le 20 octobre 1997 elle a fait pratiquer dans les locaux de la société Strings Music Import SMI une saisie-contrefaçon qui lui a permis d'établir que cette société importait et commercialisait en France des cordes de guitare des marques susdites. Elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Strings Music Import SMI pour faire juger que cette dernière commettait des actes de contrefaçon, lui faire interdire de poursuivre cette contrefaçon et la faire condamner à réparer le préjudice qu'elle lui avait causé. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 13 décembre 1999 dont elle a fait appel. La société Ernie X... fait valoir que le droit qu'elle tient de l'enregistrement des deux marques est absolu et lui permet de contrôler la vente des produits marqués par le distributeur de son choix jusqu'au consommateur ; que les dispositions de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables puisque les produits en cause ont été importés de pays extérieurs à la Communauté Européenne (Suisse et des États-Unis d'Amérique); qu'il est indifférent que les produits importés et vendus par la société Strings Music Import SMI soient authentiques et qu'elle ait bénéficié pendant quelques années de la tolérance de la société Ernie X... ; que les agissements de la société Strings Music Import SMI, qui n'a reçu aucune autorisation d'utiliser les marques 'Ernie X...' et 'Slinky', constituent un usage illicite des marques. Elle demande à la cour de condamner la société Strings Music Import SMI à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts, de lui faire interdiction sous astreinte de faire



usage des deux marques, d'ordonner la confiscation et la destruction des produits marqués encore en stock, d'ordonner la publication de l'arrêt et d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Strings Music Import SMI répond que le titulaire d'une marque doit justifier d'un motif légitime d'agir pour la protection de ses droits ; que l'existence d'un réseau de distribution n'est pas un motif légitime ; que l société Ernie X... cherche à protéger non pas sa marque qui n'est pas menacée mais son nouveau distributeur exclusif en empêchant la société Strings Music Import SMI de continuer à distribuer ses produits comme elle le fait depuis 1979 avec l'autorisation tacite de la société Ernie X... en se fournissant régulièrement auprès du distributeur suisse de celle-ci et d'un grossiste américain. Elle conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de l'appelante à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ne sont contestées ni l'existence ni la licéité du réseau de distribution agréée mis en place par la société Ernie X... qui, d'ailleurs, produit le contrat qu'elle a conclu avec la société Vigier (exerçant son activité à l'enseigne 'High Tech Distribution') à laquelle elle a confié à compter du 15 mars 1994 la distribution exclusive de ses produits sur le territoire français ; Attendu que la société Strings Music Import SMI reconnaît avoir importé depuis 1995 des cordes de guitare 'Ernie X...' et 'Slinky' qui lui ont été vendues par la société Metro Music Distributor ayant son siège et son activité dans l'état du New-Jersey ; que la première commercialisation de ces produits ayant ainsi eu lieu hors l'espace communautaire européen le principe de l'épuisement du droit sur la marque n'est pas applicable en l'espèce ; Que la société Strings Music Import SMI ne démontre pas



qu'elle bénéficiait de l'autorisation de la société Ernie X... pour importer et vendre en France depuis 1979 les produits 'Ernie X...' et 'Slinky', la triple circonstance que ces faits d'importation et de vente ont eu lieu depuis 1979, que la société Strings Music Import SMI s'est fourni d'abord et jusqu'en 1994 auprès du distributeur suisse (la société D.Warry) de la société Ernie X... et que celle-ci en a nécessairement eu connaissance ne constituant la preuve suffisante d'une autorisation même tacite ; Attendu que les actes commis par la société Strings Music Import SMI s'analysent en un usage illicite et une contrafaçon des marques 'Ernie X...' et 'Slinky', peu important que les cordes importées et vendues par elle soient des produits authentiques de la société Ernie X... dès lors que cette circonstance ne prive pas cette dernière du droit de contrôler l'usage de ses marques et le mode de distribution de ces produits ; Que doivent être accueillies les demandes de la société Ernie X... tendant à faire interdiction sous astreinte à la société Strings Music Import SMI de faire usage des marques 'Ernie X...' et 'Slinky' et à faire confisquer les produits portant ces marques et encore détenus par la société Strings Music Import SMI ; Attendu que la société Ernie X... a aussi droit à la réparation du préjudice causé par la société Strings Music Import SMI ; Que si l'atteinte au monopole d'exploitation du titulaire en France est certain, en revanche il n'est pas établi que les actes de la société Strings Music Import SMI ont eu pour effet de faire perdre aux marques protégées "leur valeur distinctive et patrimonial par voie de banalisation", étant rappelé que les produits ainsi vendus et portant les marques 'Ernie X...' et 'Slinky' étaient authentiques et que l'objet social de la société Strings Music Import SMI est de commercialiser de tels articles ; Que, compte tenu par ailleurs de la masse de produits 'Ernie X...' et 'Slinky' commercialisés par la



société Strings Music Import SMI, la somme de trois mille euros apparaît constituer la juste et intégrale réparation du préjudice subi ; Attendu que les faits de l'espèce ne justifient pas la publication du présent arrêt ; Attendu que, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la société Strings Music Import SMI, il y a lieu d'allouer à la société Ernie X... une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés à l'occasion de cette procédure ; 

 PAR CES MOTIFS, 

 LA COUR, Infirme le jugement ; Et statuant à nouveau, Fait interdiction à la société Strings Music Import SMI, sous astreinte de cent euros (100 euros) par infraction constatée après la notification du présent arrêt, de faire usage des marques 'Ernie X...' et 'Slinky'; Ordonne la confiscation des produits marqués 'Ernie X...' et 'Slinky' encore détenus par la société Strings Music Import SMI ; Condamne la société Strings Music Import SMI à payer à la société Ernie X... Inc. les sommes de - trois mille euros (3.000 euros) à titre de dommages-intérêts, - mille cinq cents euros (1500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute demande autre ou plus ample ; Condamne la société Strings Music Import SMI aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT