Cour d'Appel — 29 septembre 2005

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F / F.S ARRET N° Code nac : 39Z contradictoire DU 29 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 04/02893 AFFAIRE : S.N.C. FLO X... C/ S.A.R.L. HIPPOTEL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 02 N° Section : N° RG :

 02/9027 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL- FERTIER E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. FLO X... ayant son siège social ... SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 04260 Rep/assistant : Me Y... substituant Me Patrick B..., avocat au barreau de PARIS. APPELANTE ** ** ** ** ** ** ** ** S.A.R.L. HIPPOTEL ayant son siège social ... PARIS PLAGE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL-FERTIER, avoués - N° du dossier 20040460 Rep/assistant : Me Stéphanie A..., avocat au barreau de LILLE. INTIMEE ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour :

 En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, F AITS ET PROCEDURE : Dans le cadre de l'exploitation de l'enseigne

HIPPOPOTAMUS, la Société FLO X... SNC a procédé au dépôt d'un certain nombre de marques, en particulier : HIPPO, HIPPOPOTAMUS, CANAL HIPPO, HIPPOTEL, HIPPO CITRO N, HIPPO CLUB. Par acte sous seing privé du 26 août 1992, la Société SAMIR & CIE, désormais dénommée FLO X... SNC, a fait l'acquisition de la marque semi-figurative H HIPPOTEL déposée le 26 mars 1982 par Monsieur Christian Z.... Pour sa part, la Société HIPPOTEL exploite au TOUQUET (Pas-de- Calais) une résidence de tourisme portant depuis 1992 la dénomination HIPPOTEL . Par lettre recommandée du 21 mai 2002, la Société FLO X... SNC a demandé à la Société HIPPOTEL de cesser immédiatement l'utilisation de cette dénomination intervenue au mépris de ses droits; par courrier recommandé du 30 mai 2002, la Société HIPPOTEL a demandé à la Société FLO X... SNC de lui transmettre un certificat d'identité de la marque HIPPOTEL , et de lui justifier de l'usage effectif de celle-ci. C'est dans ces circonstances que la Société HIPPOTEL a, par acte du 06 août 2002, assigné la Société FLO X... SNC aux fins de voir prononcer la déchéance, à compter du 29 décembre 1996, des droits de celle-ci sur la marque H HIPPOTEL . Par jugement du 12 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a : - déclaré recevable l'action en déchéance de la Société HIPPOTEL; - prononcé la déchéance des droits de la Société FLO X... sur la marque H HIPPOTEL n° 16 144 pour tous les produits et services visés au dépôt ; - dit que cette déchéance prend effet au 28 décembre 1996 ; - dit que le jugement sera inscrit au Registre national des marques à la demande de la Société HIPPOTEL ; - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en contrefaçon de marque de la Société FLO X... ; - condamné la Société FLO X... à verser à la Société HIPPOTEL la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Société FLO X... SNC a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir que



la Société HIPPOTEL ne peut être considérée comme ayant un intérêt légitime à agir en déchéance de la marque HIPPOTEL, dans la mesure où elle s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en utilisant la marque simple HIPPO et en y adjoignant un élément TEL pour l'exploitation d'un hôtel-restaurant, alors même que toute marque comprenant le terme HIPPO est dans l'esprit du public liée aux restaurants HIPPOPOTAMUS. Elle soutient que cette absence d'intérêt légitime s'infère également de ce que l'utilisation de la marque HIPPOTEL par une société autre que la société appelante constituerait de facto un acte de contrefaçon, compte tenu du dépôt par cette dernière des différentes marques ayant une dénomination voisine (HIPPO, HIPPOPOTAMUS, CANAL HIPPO...). Elle allègue que les droits antérieurs dont elle bénéficie par suite du dépôt et de l'exploitation de la marque simple HIPPO et des marques complexes (HIPPOPOTAMUS, HIPPO CITRO N, HIPPOLINE...) interdisent à toute autre société de déposer une marque telle que la marque HIPPOTEL, un tel dépôt constituant une contrefaçon des marques simple et complexes dont elle est titulaire. Elle considère que la demande reconventionnelle en contrefaçon dont elle a pris l'initiative est parfaitement recevable, dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec l'action engagée par la Société HIPPOTEL pour défaut d'exploitation. Elle indique rapporter la preuve, par la communication aux débats des différents certificats d'enregistrement de ses marques, de l'identité ou de la grande similitude entre les produits et services de ses propres marques et les services offerts par la partie adverse à sa clientèle. Elle précise que, dans la mesure où toute marque comprenant le terme HIPPO est dans l'esprit du public liée aux restaurants HIPPOPOTAMUS, l'utilisation par la société intimée de la marque HIPPO en y adjoignant un élément (TEL ) pour l'exploitation d'un hôtel- restaurant crée un risque de



confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, à titre principal de déclarer la SARL HIPPOTEL irrecevable en ses demandes pour absence d'intérêt à agir, subsidiairement de la débouter de toutes ses prétentions. Reconventionnellement, elle demande qu'il soit jugé que la société intimée s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon à son détriment, qu'il soit enjoint à cette dernière de mettre fin à l'utilisation de la marque HIPPOTEL sous astreinte de 1.000 par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, et que soit prononcée sa condamnation à lui payer la somme de 150.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du chef d'actes de concurrence déloyale. Elle sollicite également le prononcé de la radiation de la marque HIPPOTEL déposée par la partie adverse le 02 juillet 2002 à l'INPI sous le n° 02 3 172 040. Elle réclame en outre les sommes de 15.000 à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et de 7.500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société HIPPOTEL conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que, dès lors que la marque semi-figurative H HIPPOTEL déposée par la Société FLO X... SNC est à l'évidence inexploitée, et dès lors en outre que cette dernière a clairement manifesté son intention d'agir en contrefaçon à son encontre, elle justifie d'un intérêt personnel à agir en déchéance de cette marque. Elle soutient que cet intérêt, qui ne doit s'apprécier qu'au regard de la seule marque H HIPPOTEL , ne disparaît pas du seul fait que, sans attendre qu'il soit statué sur la déchéance, elle a entrepris l'exploitation de son produit sous la marque litigieuse. Elle constate que la partie adverse ne justifie nullement d'une exploitation effective de la marque H HIPPOTEL , telle qu'elle a été déposée et pour les services visés dans l'acte



d'enregistrement, au cours de la période comprise entre le 28 décembre 1991 et le 28 décembre 1996. Elle observe qu'à la supposer démontrée, l'exploitation effective d'autres marques par la société appelante ne saurait faire échapper cette dernière à la sanction de la déchéance, dans la mesure où il existe d'importantes différences entre lesdites marques et la marque H HIPPOTEL . Elle soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en contrefaçon présentée par la Société FLO X... SNC, conformément aux dispositions de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que cette demande a été engagée sur le fondement de titres de propriété qui ne sont ni visés ni même évoqués aux termes de la demande principale de la Société HIPPOTEL. Elle relève que la société appelante, qui, n'ayant pas exploité sérieusement la marque H HIPPOTEL , est déchue de tous droits sur celle-ci depuis le 29 décembre 1996, ne peut plus opposer ce titre au soutien de son action en contrefaçon. Elle précise que l'action en contrefaçon des autres marques dont la partie adverse est titulaire, déclinées à partir du terme HIPPO , ne saurait davantage prospérer, dans la mesure où la contrefaçon par imitation suppose que soit apportée la preuve de l'existence d'un risque de confusion entre les signes concernés. Elle souligne que tel n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de démonstration par la Société FLO X... SNC : - d'une identité ou d'une similarité entre les produits et services visés dans les certificats d'enregistrement de marques versés aux débats et les services offerts par la Société HIPPOTEL à sa clientèle; - de l'imitation de ses marques par la dénomination HIPPOTEL ; - de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle réclame la somme complémentaire de 8.000 par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 avril 2005. MOTIFS DE LA DECISION : Sur



la recevabilité de la demande de déchéance : Considérant qu'aux termes de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle :

 la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; Considérant qu'en application de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; Considérant que la Société FLO X... fait valoir en substance que, s'étant rendue coupable d'actes de contrefaçon, la Société HIPPOTEL n'a aucun intérêt légitime à agir en déchéance de la marque H HIPPOTEL ; Mais considérant qu'une telle argumentation ne saurait prospérer, dans la mesure où elle fait dépendre la recevabilité de l'action engagée par la société intimée de la solution apportée à une question de fond, liée à l'existence des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés par la société appelante ; Considérant qu'au demeurant, dans la mesure où la présente action en déchéance porte sur la seule marque H HIPPOTEL , sa recevabilité ne saurait être subordonnée à la détermination du caractère prétendument indisponible de la dénomination HIPPOTEL recevabilité ne saurait être subordonnée à la détermination du caractère prétendument indisponible de la dénomination HIPPOTEL au regard des autres marques simples ou complexes déposées par la Société FLO X... ; Considérant qu'au surplus, il doit être observé que les deux sociétés exercent leur activité dans le même secteur, que la dénomination HIPPOTEL sous laquelle la société intimée exploite une résidence hôtelière est similaire à la marque déposée par la société appelante, et que l'utilisation de cette dénomination est rendue illicite par le dépôt antérieur de la marque H HIPPOTEL, non exploitée pour les mêmes produits et services; Considérant que, de surcroît, il est constant que la société intimée, qui était menacée d'une action en contrefaçon, a déposé le 02 juillet 2002 à l'INPI la marque HIPPOTEL,

dont la demande d'enregistrement a fait l'objet d'une opposition de la part de la Société FLO X... ; Considérant qu'il s'ensuit que la Société HIPPOTEL a un intérêt légitime à agir en déchéance pour défaut d'exploitation de la marque H HIPPOTEL dont la Société FLO X... est titulaire ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de débouter cette dernière de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Sur le bien fondé de la demande de déchéance : Considérant qu'en vertu de l'article L 714-5 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; Considérant qu'il est admis que, lorsque le délai de non exploitation s'est entièrement écoulé avant le 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de la loi du 04 janvier 1991, l'action en déchéance ne peut être utilement exercée qu'à compter du 28 décembre 1996, date d'expiration d'un nouveau délai de non exploitation de cinq ans ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que la marque semi-figurative H HIPPOTEL a été déposée le 26 mars 1982, et, en application de l'article L 714-5 alinéa 5 du Code de la propriété intellectuelle, il incombe à la Société FLO X..., propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, de rapporter la preuve d'un usage sérieux de cette marque semi-figurative H HIPPOTEL au cours de la période comprise entre le 28 décembre 1991 et le 28 décembre 1996, et ce pour les services visés dans l'enregistrement, soit : Hôtellerie, Restauration, Maisons de repos et de convalescence, Pouponnières, Grill-room, Bar, Café, Salon de thé, Dancing, Réservation de Chambres d'hôtel pour voyageurs, Imprimerie ; Or considérant que la société appelante se contente de produire aux débats un certain nombre de documents, en



particulier une carte des restaurants HIPPOPOTAMUS, lesquels ne font aucune référence à la marque litigieuse et ne sont pas datés, ce qui n'autorise pas à conclure à une exploitation effective de celle-ci durant la période concernée ; Considérant qu'elle n'établit pas davantage que la marque H HIPPOTEL aurait été apposée sur les téléphones publics installés dans les restaurants HIPPOPOTAMUS, durant les cinq années antérieures au 28 décembre 1996; Considérant qu'au demeurant, ainsi que le relèvent les premiers juges, l'éventuelle apposition de la marque sur des téléphones ne désignant aucun produit ou service visé au dépôt est inopérante au regard de l'appréciation de l'usage sérieux tel qu'il s'infère de la disposition légale susvisée ; Considérant que, de surcroît, la société appelante ne saurait se prévaloir de l'exploitation effective d'autres marques, simple (sous la dénomination HIPPO) et complexes (telles que HIPPOPOTAMUS, CANAL HIPPO, HIPPO CLUB...), dans la mesure où, ces marques étant sans rapport avec la marque litigieuse, leur usage ne saurait faire obstacle à la déchéance de cette dernière ; Considérant qu'en définitive, elle ne démontre pas avoir fait de la marque H HIPPOTEL une utilisation conforme à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services désignés dans l'enregistrement ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant le jugement déféré, de prononcer la déchéance des droits de la Société FLO X... sur la marque H HIPPOTEL n° 16 144 pour tous les produits et services visés à son dépôt, et de dire que cette déchéance a pris effet au 28 décembre 1996. Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle :

 Considérant qu'aux termes de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile : Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Considérant qu'en l'occurrence,

au soutien de sa demande reconventionnelle en contrefaçon, la Société FLO X... SNC invoque l'atteinte aux droits privatifs dont elle est titulaire, non seulement sur sa marque H HIPPOTEL, mais également sur ses autres marques simples et complexes (HIPPO, HIPPOPOTAMUS, CANAL HIPPO, HIPPOLINE etc...) ; Considérant qu'il s'ensuit que la société appelante fonde ses prétentions sur des titres de propriété qui ne sont nullement visés aux termes de la demande initiale engagée par la Société HIPPOTEL aux fins de déchéance de la seule marque H HIPPOTEL ; Or considérant que, dès lors qu'est seule dans le débat opposant les parties au présent litige la marque H HIPPOTEL dont la société intimée sollicite le prononcé de la déchéance, la demande reconventionnelle de la Société FLO X... en contrefaçon de ses autres marques ne se rattache pas à la demande principale par un lien suffisant ; Considérant qu'au surplus, dans la mesure où la société appelante est déchue de ses droits sur la marque H HIPPOTEL, l'utilisation de cette marque par la Société HIPPOTEL à titre de dénomination ou d'enseigne est dépourvue de caractère contrefaisant ; Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu, en confirmant le jugement déféré, de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en contrefaçon présentée par la Société FLO X.... Sur les demandes annexes : Considérant qu'il convient, en ajoutant à la décision entreprise, de dire que, conformément aux dispositions de l'article R 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, le présent arrêt sera inscrit sur le Registre national des marques sur réquisition de la Société HIPPOTEL ; Considérant que, dans la mesure où sa défense à l'action en déchéance de sa marque n'a pas été accueillie, la Société FLO X... ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société intimée une indemnité complémentaire de 2.000 sur le fondement de



l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société FLO X... aux dépens de première instance ; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par la Société FLO X... SNC, le dit mal fondé; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré; Y ajoutant : Dit que le présent arrêt sera inscrit au Registre national des marques sur réquisition de la Société HIPPOTEL ; Condamne la Société FLO X... SNC à payer à la Société HIPPOTEL la somme complémentaire de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la Société FLO X... SNC de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure ; Condamne la Société FLO X... SNC aux dépens d'appel, et autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL-FERTIER, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,