Cour d'Appel — 29 juin 2006

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 39H contradictoire DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/02378 AFFAIRE : Robert Patrick X... ... C/ S.A.R.L. GOOD FEELING COMMUNICATION Décision déférée à la cour :

 Jugement rendu le 07 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 2 No Section : No RG : 6018/04 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP GAS

 E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Robert Patrick X... demeurant 11 rue du Temple 94300 VINCENNES. S.A.R.L. PPC Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 339 010 845 RCS Créteil ayant son siège 46/48 rue de Strasbourg 94300 VINCENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentés par Me Claire RICARD, avoué - N du dossier 250183 Rep/assistant : Me Michèle EPELBAUM, avocat au barreau de CRETEIL. APPELANTS [****************] S.A.R.L. GOOD FEELING COMMUNICATION Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 424 319 424 RCS Nanterre ayant son siège 8 rue Gerhard 92800 PUTEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20050316 Rep/assistant : la SCP LEHMAN ET ASSOCIES, avocats

au barreau de PARIS. INTIMEE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : 

 Madame Françoise LAPORTE, président, 

 Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, 

 Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL, 

 FAITS ET PROCEDURE : 

 Monsieur Robert X... est titulaire de la marque semi-figurative "FEELING feeling" déposée, le 21 janvier 1986, sous le numéro 1 339 393 à l'INPI pour les produits et services des classes 35, 38, 41 et 42 et régulièrement renouvelée les 12 janvier 1996 et 09 janvier 2006. 

 Il a concédé, le 20 février 1986, une licence non exclusive de cette marque non publiée au registre national des marques, à L'EURL CBH dont il était le gérant. 

 Monsieur X... est aussi gérant de la SARL PPC qui exerce ses activités dans le domaine de la communication et de la publicité et utilise comme dénomination sociale et pour désigner ses départements le terme "feeling". 

 Arguant avoir été victimes d'actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale commis à leur détriment par la SARL GOOD FEELING COMMUNICATION, Monsieur X... et la société PPC l'ont assignée

devant le tribunal de grande instance de NANTERRE en réparation de leurs préjudices. 

 Par jugement rendu, le 07 mars 2005, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, prononcé la déchéance des droits de Monsieur X... sur la marque "Feeling feeling" à effet au 21 janvier 1991, dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de solliciter l'inscription de la décision au registre national des marques dans les conditions de l'article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle, débouté Monsieur X... et la société PPC de toutes leurs prétentions et les a condamnés in solidum à verser une indemnité de 2.000 euro à la société GOOD FEELING COMMUNICATION ainsi qu'aux dépens. 

 Appelants de cette décision, Monsieur X... et la société PPC soutiennent que l'article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne saurait s'appliquer au contrat de licence consenti à la société PPC, Monsieur X... étant toujours le propriétaire de sa marque et que les actions sont connexes en sorte que la cour est compétente pour en connaître. 

 Monsieur X... indique être titulaire, outre de la marque "Feeling feeling" no 1 339393, de celle "feeling" déposée, le 19 mai 1981, sous le numéro 1 168 219 dans les classes 35, 39 et 41 et affirme que la société PPC dispose ainsi du droit d'utiliser ces deux marques sans que l'invocation de cette dernière ne constitue autre chose qu'un moyen ou une nouvelle preuve. 

 Il confirme que les sociétés CBH et PPC sont la même personne morale et que la seconde a pris la suite de la première, signataire du contrat de licence. 

 Il fait valoir que le dépôt des deux marques précitées est bien antérieur à la création de la société GOOD FEELING COMMUNICATION en 1999. 

Ils estiment irrecevable l'action en déchéance de l'intimée dans la mesure où l'intimée n'a pas d'intérêt légitime. 

 Ils considèrent que le tribunal aurait dû retenir le délai de 5 ans qui précède l'assignation et non celui après le dépôt initial de la marque. 

 Ils rappellent que les marques ayant été déposées sous l'empire de la loi de 1964, l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ne peut s'appliquer qu'à compter du 28 décembre 1991. 

 Ils prétendent que tous les signes distinctifs de la marque "Feeling" utilisée par Monsieur X... et la société PPC se retrouvent dans les marques déposées par celui-ci en relevant que l'usage du seul terme "feeling" n'affecte pas le caractère distinctif de la marque "Feeling feeling". 

 Ils indiquent que Monsieur X... exploite ses marques par la concession d'une licence à la société PPC, laquelle justifie de l'utilisation de la marque "feeling" depuis de nombreuses années notamment par son adoption comme nom commercial et nom de domaine ainsi qu'elle dit en justifier par les pièces communiquées aux débats. 

 Monsieur X... prétend que l'utilisation du mot FEELING dans la dénomination sociale de la société GOOD FEELING COMMUNICATION constitue une contrefaçon par imitation de sa marque au sens de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle en observant que l'intimée intervient dans le domaine de la communication et de la publicité. 

 Il allègue, relativement au risque de confusion, que la contrefaçon s'apprécie eu égard aux activités de la société PPC, titulaire de la licence, dont il est le gérant et l'associé majoritaire depuis 1986 et affirme que les sociétés PPC et GOOD FEELING COMMUNICATION ont des domaines d'activités similaires. 

La société PPC fait état de son enseigne "feeling communication" dont elle à l'usage depuis 1986 pour soutenir bénéficier d'une antériorité incontestable sur celle-ci incluant le mot "FEELING" dont elle a obtenu la licence en 1986. 

 Elle considère que l'utilisation du mot "feeling communication" dans la dénomination sociale de la société GOOD FEELING COMMUNICATION est la reproduction servile de son enseigne commerciale et lui cause un trouble manifestement illicite à l'origine d'un préjudice important. Elle affirme que la société intimée a tiré profit du travail qu'elle a accompli pour faire connaître son existence et ses activités en matière de communication et de publicité aux fins de détourner ses prospects et sa clientèle. 

 Elle précise que la société intimée n'a pas cru devoir répondre à ses courriers de mise en garde, ni procéder aux modifications demandées. Monsieur X... et la société PPC soulèvent l'irrecevabilité de la demande de déchéance des marques "FEELING feeling" et "feeling" et subsidiairement de l'en débouter. 

 Ils sollicitent la condamnation de la société GOOD FEELING COMMUNICATION à régler à Monsieur X... et à la société PPC des dommages et intérêts respectivement de 15.000 euros et 20.000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la contrefaçon de sa marque et pour concurrence déloyale et parasitisme commercial, à modifier sa dénomination sociale en supprimant le mot feeling, à détruire tous documents le comportant et le faire disparaitre de tous supports, y compris sur internet et le minitel sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. 

 Ils réclament la publication du dispositif de la présente décision

dans deux journaux professionnels notamment la revue stratégie sans que le coût de ces parutions excède 6.000 euros HT, outre chacun une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

 La société GOOD FEELING COMMUNICATION oppose que l'invocation pour la première fois devant la cour de l'existence de marques "feeling" déposées sous les numéros 1 168 219 et 1 662 942 par Monsieur X... constituent des prétentions nouvelles. 

 Elle objecte que l'action en concurrence déloyale engagée à son encontre par la société PPC pour une violation prétendue d'un droit sur son enseigne relève de la compétence du tribunal de commerce. 

 Elle souligne que Monsieur X... et la société PPC ont attendu presque cinq ans avant d'alléguer une atteinte à leur droit et en déduit qu'ils n'ont, en réalité, pas subi le moindre préjudice. 

 Elle fait valoir que les multiples changements de dénomination de la société PPC sont générateurs d'une grande confusion sur son "droit" sur le terme "feeling" outre sur l'objet du droit allégué comprenant soit, ce mot seul, soit, l'expression "feeling communication". 

 Elle estime que la revendication de la société PPC limitée à une enseigne est injustifiée, celle-ci ne bénéficiant que d'une protection territoriale limitée. 

 Elle réfute tout risque de confusion démontré entre elle et la société PPC. 

 Elle invoque l'absence de préjudice subi par la société PPC. 

 Elle observe que la marque no 1339 393 est protégée telle qu'elle est déposée et non comme son déposant aurait souhaité qu'elle le soit. 

 Elle considère que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une marque no 1 662 942 qu'il n'a jamais invoquée en première instance. 

 Elle se réfère aux motifs des premiers juges ayant admis, à juste

titre selon elle, sa demande de déchéance de la marque. 

 Elle soutient que les conditions de la contrefaçon par imitation ne sont pas réunies eu égard à l'absence d'imitation et de risque de confusion dès lors que Monsieur X... n'exerce aucune activité et que le contrat de licence conclu avec la société PPC ne lui est pas opposable à défaut d'inscription au registre des marques. 

 Elle soulève donc l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de Monsieur X... fondées sur les marques no 1 168 219 et 1 662 942. 

 Elle revendique par voie d'infirmation du jugement déféré la compétence du tribunal de commerce de Nanterre au titre de l'ensemble des demandes formées par la société PPC sur le fondement de la concurrence déloyale. 

 Elle conclut subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de la société PPC et prononcé la déchéance des droits de Monsieur X... sur la marque "FEELING feeling no 1 339 393" pour l'ensemble des classes visées dans le dépôt et en tout cas, au débouté des prétentions de Monsieur X...


 Elle réclame enfin une indemnité de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

 MOTIFS DE LA DECISION : 

 Sur la compétence : 

 Considérant qu'en vertu de l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexe ; 

 considérant que la société PPC ne peut se prévaloir envers la société GOOD FEELING COMMUNICATION d'un droit tiré de la marque déposée par Monsieur X... dès lors que le contrat de licence non exclusive du

20 février 1986 qui n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre national des marques lui est inopposable, conformément à l'article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle ; 

 considérant que l'action en concurrence déloyale de la société PPC est fondée sur une violation prétendue d'un droit sur son enseigne ; qu'elle ne présente de surcroît aucun lien de connexité avec l'action en contrefaçon de marque initiée par Monsieur X... dans la mesure où il ne s'agit pas du même demandeur, que celles-ci ont des fondements différents et que la société PPC ne revendique aucun droit sur une marque ; 

 considérant, 

 considérant, par conséquent, que cette action en concurrence déloyale engagée par une société commerciale à l'encontre d'une autre société commerciale relevait de la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE dans le ressort duquel la société GOOD FEELING COMMUNICATION, défenderesse, a son siège social ; 

 que le jugement déféré sera infirmé pour avoir retenu, à tort, sa compétence ; 

 considérant toutefois, que la cour étant juridiction d'appel du tribunal compétent, statuera sur le fond de ce litige en application de l'article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile. 

 Sur la fin de non recevoir soulevée par l'intimée : 

 Considérant que Monsieur X... se prévaut en cause d'appel non pas deux autres marques "feeling" mais d'une seule, celle déposée le 19 mai 1981, sous le numéro 1 168 219 et renouvelée sous le numéro 1 662 942 les 21 mai 1991 et 11 mai 2001 ; 

 considérant néanmoins, que l'invocation de cette marque qui constitue non pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, cet appelant ne formulant d'ailleurs aucune

demande de contrefaçon sur son fondement, mais uniquement une preuve et un moyen nouveau pour s'opposer à la demande de déchéance de la marque no 01 339 393, objet du litige, présentée par la société GOOD FEELING COMMUNICATION, s'avère recevable. 

 Sur la demande de déchéance de la marque no 1 339 393 : 

 Considérant que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la société GOOD FEELING COMMUNICATION a bien sollicité, en première instance, la déchéance de la marque no 1 339 393 seule donnée susceptible de l'identifier de manière certaine, même si par commodité le terme de "feeling" sans répétition a pu être énoncé dans son argumentation. 

 Sur la recevabilité : 

 Considérant que la société GOOD FEELING COMMUNICATION à l'encontre de laquelle est intentée une action en contrefaçon de la marque no 1 339 393 dispose bien d'un intérêt légitime à soulever comme moyen de défense, la déchéance de cette marque ; 

 Que sa demande est donc recevable. 

 Sur le fond : 

 Considérant qu'aux termes de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; 

 considérant que l'usage requis doit l'être à titre de marque, tandis que l'exploitation exigée peut s'exercer sous une forme comportant une variante ou par la voie de celle d'une marque voisine sous réserve de la non altération du caractère distinctif de la marque déposée ; 

 considérant que la déchéance n'est encourue que si les conditions en

sont réunies au moment de la demande ; 

 considérant qu'en l'occurrence la marque no 1 339 393 "Feeling feeling, semi-figurative se présente sous la forme suivante : 

 Considérant qu'il apparaît que cette marque se compose du double terme "feeling" écrit sous forme manuscrite dans deux polices différentes l'une majuscule et l'autre minuscule, la seconde donnant l'impression d'une signature et dont chacun possède un graphisme propre ; 

 considérant que la répétition du mot "feeling", les deux polices distinctes et le graphisme particulier en constituent le caractère distinctif ; 

 considérant certes que Monsieur X... peut se prévaloir de la licence de la marque qu'il a consenti, le 20 février 1986, à l'EURL CBH, devenue SARL FC, le 20 novembre 1997, puis SARL PPC, le 31 août 2001, dont il a toujours été le gérant ; 

 mais, considérant que les nombreux documents produits concernant notamment des plaquettes publicitaires et leurs factures ou des correspondances commerciales comportent soit le seul terme "FEELING" simplement imprimé selon un caractère totalement courant d'impression, soit avec ce même caractère, les termes de "FEELING DIFFUSION", "FEELING COMMUNICATION", "FEELING COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT", soit en celui de "FEELING" associé à un élément figuratif cubique ; 

 que de même les deux noms de domaines feeling.fr et feeling-diffusion.fr ne sont aussi que des éléments totalement modifiés de la marque "FEELING feeling" ; 

 considérant, en outre, que l'usage au demeurant peu fréquent dans l'exploitation de la marque semi-figurative "feeling" no 1 662 942 invoqué par Monsieur X... devant la cour se présentant ainsi

:n'est pas davantage probant dès lors que cette marque déposée en couleurs, lesquelles n'ont pas été précisées à la cour, comprend non seulement une seule fois le terme de "feeling" mais encore des caractères totalement différents de ceux figurant dans la marque litigieuse no 1 339 393 et aussi un graphisme spécifique surplombé d'un cercle au niveau du "i" en sorte qu'elle ne comporte pas de ressemblance avec le caractère distinctif de cette dernière ; 

 considérant que ces divers emplois affectent ainsi tellement le caractère distinctif de la marque no 1 339 393 qu'ils ne sauraient constituer une exploitation valable en tant que marque ; 

 considérant dans ces conditions, que le tribunal a prononcé, à bon droit, la déchéance des droits de Monsieur X... sur la marque "FEELING feeling" no 1 339 393 pour l'intégralité des produits et services pour lesquels elle a été déposée ; 

 que cette disposition sera confirmée sauf à ne pas en faire remonter les effets au 21 janvier 1991 comme y ont procédé à tort les premiers juges ; 

 que Monsieur X... n'ayant plus de droits sur la marque arguée de contrefaçon, son action sur ce fondement est désormais sans objet. 

 Sur la concurrence déloyale : 

 Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL CBH, devenue PPC, du 20 novembre 1997, la mention d'une première résolution concernant l'adoption du nom commercial "feeling communication" ; 

 considérant que les enseignes naissent dès le premier usage ; 

 que, par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la société PPC pouvait se prévaloir de l'usage de cette enseigne, antérieur à celui de la dénomination sociale Good Feeling Communication par la société intimée depuis le 1er septembre 1999 ; 

 considérant que la société PPC prétend à tort que la dénomination

Good Feeling Communication constituerait la reproduction servile de feeling communication dès lors que les deux vocables ne sont pas identiques ; 

 considérant qu'une enseigne est un signe local d'identification d'une entreprise par son apposition matérielle sur l'établissement intéressé ; 

 or, considérant que l'expression "Feeling communication" est utilisée par la société PPC pour identifier un département de son entreprise, sans qu'il ne soit justifié d'un usage antérieur à 1999, dans ses rapports avec ses clients ; 

 considérant qu'il n'est pas non plus indifférent de constater que la société PPC a utilisé ou utilise comme moyens d'identification CBH, FC, PPC, FEELING, Feeling Diffusion, feeling communication, feeling conseil ou feeling développement, ne peut sérieusement se prévaloir d'un monopole d'exploitation sur toutes les combinaisons possibles entre ces termes ; 

 considérant, par ailleurs, que la société PPC ne démontre pas la réalité d'un risque de confusion entre elle et la société intimée ; 

 considérant, en effet, que la présente action en concurrence déloyale n'a été intentée que plus de quatre ans après une coexistence des deux sociétés sans difficulté ; 

 que la société PPC exerce son activité dans le département du VAL de MARNE alors que la société GOOD FEELING COMMUNICATION est domiciliée dans le département des HAUTS DE SEINE ; 

 considérant que la société PPC ne communique qu'une seule attestation, au demeurant, non conforme à l'article 202 du nouveau code de procédure civile relative à une recherche de fournisseurs et non à celle spécifique sur PPC, n'ayant eu aucune incidence sur le choix de sa société ; 

 considérant, enfin, que la baisse constante du chiffre d'affaires de

la société GOOD FEELING COMMUNICATION de 2002 à 2004 ne peut corroborer un détournement de clientèle au détriment de la société PPC, dont le chiffre d'affaires n'a, au contraire, cessé de croire durant la même période ; 

 considérant que la société PPC doit donc être déboutée de toutes ses prétentions à ce titre en confirmant la décision entreprise par substitution de motifs. 

 Sur les demandes accessoires : 

 Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 

 que les appelants qui succombent en leur recours et supporteront les dépens ne sont pas fondés en leur prétention au même titre. PAR CES MOTIFS 

 Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, 

 Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SARL GOOD FEELING COMMUNICATION, 

 Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL GOOD FEELING COMMUNICATION, 

 Et statuant à nouveau de ce chef, 

 Dit que le tribunal de commerce de NANTERRE était compétent pour statuer sur l'action en concurrence déloyale engagée par la SARL PPC à l'encontre de la SARL GOOD FEELING COMMUNICATION, 

 Vu l'article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, 

 Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions par substitution partielle de motifs, hormis en celle ayant fixé l'effet de la déchéance des droits de Monsieur Robert X... sur la marque no 1 339 393 au 21 janvier 1991, 

Condamne Monsieur Robert X... et la SARL PPC in solidum à verser à la SARL GOOD FEELING COMMUNICATION une indemnité supplémentaire de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 

 Rejette leur demande sur le même fondement, 

 Les condamne sous la même solidarité aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP GAS, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. 

 Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé 

 Le GREFFIER,

 Le PRESIDENT,