Cour d'Appel · 12e chambre — 2 novembre 2023

COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 39H



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 2 NOVEMBRE 2023



N° RG 21/01236 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UK5D









AFFAIRE :



S.A. GENERALE BISCUIT-GLICO FRANCE

 ...



C/



S.A.S. BISCUITS POULT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 16/11962 



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Anne-Laure WIART



Me Martine DUPUIS



TJ NANTERRE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A. GENERALE BISCUIT-GLICO FRANCE

RCS Nanterre n° 324 031 525

[Adresse 1]

[Localité 4]



S.A.S. MONDELEZ FRANCE

RCS Nanterre n° 808 234 801

[Adresse 1]

[Localité 4]



Société MONDELEZ EUROPE GMBH

[Adresse 5]

[Localité 2] (SUISSE)



Représentées par Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P401 



APPELANTES

****************



S.A.S. BISCUITS POULT

RCS Montauban n° 343 922 704

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Christophe CHAPOULLIE du cabinet hw&h, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188 



INTIMEE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,



EXPOSE DU LITIGE



La société Générale Biscuit Glico France (ci-dessous, la société GBGF), la société Mondelez Europe GmbH et la société Mondelez France appartiennent au groupe agro-alimentaire Mondelez International dénommé Kraft Foods jusqu'au 1er octobre 2012, qui commercialise notamment du chocolat et des produits de biscuiterie sous la marque ombrelle 'Lu', acquise auprès du groupe Danone en 2007.



Le groupe propose à la vente des biscuits dénommés ' Mikado ' dont l'apparence, soit un bâtonnet effilé bicolore et lisse dans sa version classique, est inspirée du jeu Mikado. 



La société GBGF est titulaire de la marque française tridimensionnelle déposée le 19 octobre 2005, enregistrée sous le n°3386825 (ci-dessous, la marque 825)











pour désigner en classe 30 'les biscuits enrobés ou nappés notamment, de chocolat ou de caramel'.



La société Mondelez Europe assure la fabrication et la distribution de certaines gammes de produits en Europe et en France, dont les produits Mikado, et la société Mondelez France assure leur distribution sur le territoire français, en vertu d'un contrat du 18 octobre 2013 par lequel la société GBGF a confié à la société Mondelez Europe, avec effet au 1er juillet 2012, la distribution exclusive des produits Mikado, ainsi qu'une licence d'usage des marques, pour une durée indéterminée ; ce contrat désigne la société Mondelez France comme sous-distributeur pour le territoire français, qui bénéficie en cette qualité de la licence.



La société Biscuits Poult est spécialisée dans la conception et la fabrication de biscuits sucrés vendus sous marques de distributeur (MDD). Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur un modèle communautaire de biscuit, déposé le 15 septembre 2012 sous le n°002103671-0001









dont elle indique qu'il prend les caractéristiques du bâtonnet chocolaté vrillé, qu'il a été élaboré et conçu en 4 ans moyennant un investissement de plus de 8.000.000 €.



A compter du mois de décembre 2014, plusieurs enseignes de la grande distribution ont commercialisé ce biscuit en MDD sous différents emballages et dénominations.



La société Mondelez Europe GmbH invoque des actes de parasitisme résidant dans la reprise de l'apparence du produit et des caractéristiques de ses emballages et a adressé, entre le 4 juin et le 2 septembre 2015, des courriers à plusieurs enseignes de la grande distribution ainsi qu'à la société Biscuits Poult, demandant de cesser la commercialisation du biscuit fabriqué par cette dernière.

Plusieurs procédures sont déjà intervenues, notamment sur la validité des droits de propriété intellectuelle de la société Biscuits Poult sur son modèle communautaire de biscuit. Ainsi, par décision du 20 juin 2016, la chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours en nullité contre ce modèle introduit par la société Griesson-de Beukelauer.



En France, par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France de demandes en contrefaçon, notamment, de la marque n°825 et subsidiairement en atteinte à sa renommée présentées contre la société Griesson de Beukelauer Gmbh pour ses produits ChocOlé ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire au titre des emballages, a :

- rejeté les moyens de nullité des marques invoquées (ndlc : notamment la marque 825) ;

- déclaré irrecevables les demanderesses dans toutes leurs demandes fondées sur une atteinte à la renommée des marques (ndlc : notamment la marque 825) ;

- débouté les demanderesses de leur demande en contrefaçon de la marque n°825 ;

- rejeté les demandes en annulation des marques Choc'Olé fondées sur une contrefaçon de la marque 825 ;

- débouté la société Mondelez France de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire ;

- condamné les sociétés demanderesses aux frais irrépétibles et dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision. 



La cour d'appel de Paris a, par arrêt du 9 mars 2018, confirmé ce jugement, sauf à dire que les appelantes n'étaient pas irrecevables en leurs demandes fondées sur une atteinte à la renommée des marques, mais mal fondées.



Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 9 mars 2018, sauf en ce qu'il confirme Ie jugement entrepris en tant que celui-ci 

- rejetait Ies demandes reconventionnelles en annulation des marques tridimensionnelles françaises n° 825 et n° 3725291,

- rejetait Ies demandes en annulation des marques Choc'Ole fondées sur une contrefaçon de la marque n° 825,

- et déboutait la société Mondelez France de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.



Par acte d'huissier du 12 octobre 2016, les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France ont fait assigner la société Biscuits Poult devant le tribunal judiciaire de Nanterre.



Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque n°825 présentée par la société Biscuits Poult ;

- déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez Europe et Mondelez France au titre de la marque renommée pour défaut de qualité à agir ;

- déclaré irrecevables les demandes de la société GBGF au titre de la marque renommée pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

- rejeté l'intégralité des demandes subsidiaires et additionnelles des sociétés Mondelez Europe et Mondelez France au titre du parasitisme ;

- rejeté la demande des sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France à payer à la société Biscuits Poult la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France à supporter les entiers dépens de l'instance.



Par déclaration du 24 février 2021, les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France ont interjeté appel du jugement. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France demandent à la cour de : 

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque n°825 présentée par la société Biscuits Poult,

En conséquence :

- dire et juger que les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France, en leurs qualités respectives de licenciée et de sous-licenciée de la marque française n°825 ont qualité à agir aux côtés de la société GBGF, titulaire de ladite marque et qu'elles sont recevables en leur action fondée sur les dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle pour voir juger les atteintes portées à cette marque par la société Biscuits Poult et obtenir réparation de leur préjudice,

- Subsidiairement, dire et juger qu'elles ont cette qualité à agir à compter du 15 décembre 2019 en application de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle (issu de l'ordonnance du 13 novembre 2019),

- plus subsidiairement, les déclarer recevables à agir en réparation du préjudice que leur causent ces atteintes, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- dire et juger que la marque n°825 est une marque renommée au sens des dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, que les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France ont qualité pour agir et intérêt à agir, sur le fondement des dispositions précitées, pour voir juger les atteintes portées à cette marque par la société Biscuits Poult,

- dire et juger qu'en produisant et en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et/ou les biscuits au chocolat au lait dénommés « Twisty », « Delix », « Choco Twizz » et « Stick » la société Biscuits Poult a, sans juste motif, altéré le caractère distinctif de la marque n°825 et tiré indûment profit du caractère distinctif ainsi que de la renommée de cette marque, causant ainsi un dommage aux sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France et qu'elle a engagé sa responsabilité civile de ce chef à l'égard des appelantes, au sens des dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

- condamner la société Biscuits Poult à payer à la société GBGF une somme de 300.000 € et à chacune des sociétés Mondelez Europe et Mondelez France une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice,

- subsidiairement, dire et juger qu'en commercialisant lesdits biscuits, la société Biscuits Poult s'est livrée à des actes de parasitisme et qu'elle a engagé sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sa responsabilité à l'égard des sociétés Mondelez Europe et Mondelez France et la condamner à verser une somme de 100.000 € à chacune de ces sociétés à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de ce chef,

- interdire à la société Biscuits Poult toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité, et plus généralement toute exploitation, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, de biscuits ainsi que de leur conditionnement, sous la présentation reproduite au point 1.3.2 supra et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuits, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial contrevenant à ladite mesure, constituant une infraction,

- se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée,

- ordonner la destruction, dûment constatée par huissier, de l'ensemble des biscuits au chocolat noir et des biscuits au chocolat au lait litigieux, ainsi que de tous les emballages comportant la reproduction desdits biscuits, de même que de tous conditionnements, documents commerciaux et documents promotionnels, quel qu'en soit le support, encore en possession, directement ou indirectement, de la société Biscuits Poult, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et par produit, conditionnement ou document comportant ladite représentation, au-delà de ce délai,

- se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée,

- dire et juger que la société Biscuits Poult, en produisant et en commercialisant les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait « Twisty », « Delix », Choco Twizz » et « Stick », sous les présentations reproduites au point 1.3.2 supra, situant ces produits dans le sillage des biscuits Mikado et de leur présentation, a commis sciemment des actes de parasitisme économique au préjudice de la société Mondelez France et engagé sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- condamner la société Biscuits Poult à payer à la société Mondelez France une somme de 100.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice,

- interdire à la société Biscuits Poult de poursuivre la production et la commercialisation, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, desdits conditionnements, sous la présentation reproduite au point 1.3.2 supra ainsi que toutes publicités, documents commerciaux, documents promotionnels comportant la reproduction desdits emballages, quel qu'en soit le support, et ce, sous astreinte 1.000 € par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuits, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial contrevenant à ladite mesure, constituant une infraction,

- se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée,

- débouter la société Biscuits Poult de son appel incident et de sa demande reconventionnelle en annulation de la marque n°825 ainsi que, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

En tout état de cause,

- condamner la société Biscuits Poult à payer aux sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France la somme de 100.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de constat

- ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir in extenso ou par extraits, dans cinq revues ou magazines, au choix des appelantes et aux frais de la société Biscuits Poult, et ce, à concurrence d'une somme de 8.000 € hors taxes par publication,

- ordonner à titre de réparation complémentaire, l'affichage pendant quinze jours, du dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société Biscuits Poult, dans un format occupant au moins un quart de l'espace de cette page d'accueil, dans un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 8.000 € par jour de retard,

- se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée,

- condamner la société Biscuits Poult aux entiers dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés par Me Wiart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, la société Biscuit Poult demande à la cour de : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG N°16/11962), sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la marque n° 825,

- débouter les sociétés Générale Biscuit Glico France, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,



Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la marque N° 3 386 825

- dire et juger que la marque n°825 est nulle faute de (i) caractère distinctif propre, (ii) satisfaire aux conditions de validité édictées par l'article L.711-2 c) du code de la propriété intellectuelle, pour les « biscuits enrobés ou nappés de chocolat ou de caramel » qui décrivent le signe et qu'elle désigne exclusivement,

Subsidiairement,

- dire et juger que la société GBGF qui n'utilise pas sa marque à titre de marque, ne justifie pas de l'acquisition du caractère distinctif de ladite marque par l'usage pour les « biscuits enrobés ou nappés notamment de chocolat ou de caramel » et qu'elle n'est pas perçue comme une indication d'origine qu'elle désigne,

En conséquence,

- prononcer l'annulation de la marque n°825 pour tous les produits de la classe 30 qu'elle désigne,

- ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir par le greffier en chef aux fins de son inscription au registre national des marques de l'Institut national de la propriété industrielle,

- autoriser la société Biscuits Poult à faire procéder à la signification à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription de l'arrêt au registre national des marques,



Sur la demande de confirmation du jugement

Sur les demandes fondées à titre principal, sur l'atteinte à la renommée

A - dire et juger que les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France sont irrecevables à agir sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque n°825 dont la société GBGF est le titulaire,

En conséquence,

- débouter les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France de toutes leurs demandes fondées sur l'atteinte à la renommée de la marque n°825,

B - dire et juger que les sociétés GBGF, et subsidiairement, Mondelez Europe et Mondelez France ne rapportent pas la preuve de la renommée de la marque n°825,

En conséquence,

- débouter les sociétés Générale Biscuit Glico France, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de toutes leurs demandes fondées sur l'atteinte à la renommée de la marque n°825,

C - dire et juger que les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France ne rapportent pas la preuve de l'atteinte à la renommée de la marque n°825 par la production des biscuits vrillés par la société Biscuits Poult, commercialisés sous les marques et dominations (sic) (i) Auchan Choco Twizz, (ii) Chabrio Twisty, (iii) marque Repère Délix et (iv) Carrefour Stick, faute de démontrer :

- la similarité visuelle et conceptuelle entre la forme des biscuits vrillés et le signe de la marque opposée,

- le lien avec ledit biscuit qui se caractérise visuellement et conceptuellement par son aspect vrillé, fruit d'efforts et d'investissements de création, de conception, de développement, et de fabrication, pour proposer une offre alternative suffisamment différenciée, laquelle repose également sur l'absence de la moindre référence à l'univers japonais,

- le prétendu préjudice qui résulterait de la dilution du caractère distinctif et de l'exploitation prétendument injustifiée de la marque de renommée,

En conséquence,

- dire et juger que les demandes des sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France, qui reconnaissent par la qualification de leur demande l'absence de risque de confusion, aboutissent à protéger un genre sur les bâtonnets chocolatés, en violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie,

- débouter les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France SAS de toutes leurs demandes fondées sur l'atteinte à la renommée de la marque n°825,



À titre principal, sur les demandes principales et subsidiaires fondées sur le parasitisme :

- dire et juger que les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France ne rapportent pas la preuve :

- D'une part, d'être titulaire d'une valeur économique individualisée faute de justifier avoir fait personnellement les investissements correspondants allégués,

- D'autre part, et en toute hypothèse, que le biscuit litigieux se distingue suffisamment du biscuit Mikado, les seuls éléments repris relevant du genre du biscuit bâtonnet chocolaté qui ne peut faire l'objet d'appropriation,

- De troisième part, que la société Biscuits Poult a conçu les emballages des biscuits vrillés commercialisés sous les marques et dominations (i) Auchan Choco Twizz, (ii) Chabrior Twisty, (iii) marque Repère Délix et (iv) Carrefour Stick,

En conséquence,

- débouter les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France de leurs demandes principales fondées sur les actes de parasitisme résultant de la reprise des caractéristiques des emballages de la gamme de biscuits Mikado,

- dire et juger que le fait pour la société Biscuits Poult de justifier de ses efforts et investissements, pour créer, concevoir, développer, faire fabriquer et commercialiser, une offre alternative et suffisamment différenciée du fait de son aspect vrillé de biscuit bâtonnet chocolaté et donc sa propre valeur économique, est exclusif de tout agissement parasitaire et plus généralement de toute faute délictuelle et quasi-délictuelle,

En conséquence,

- débouter les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France de toutes leurs demandes principales et subsidiaires fondées sur les actes de parasitisme,

- dire et juger que tant les biscuits vrillés de la société Biscuits Poult, que les emballages sous lesquels ils sont commercialisés sous les marques et dominations (i) Auchan Choco Twizz, (ii) Chabrior Twisty, (iii) marque Repère Délix et (iv) Carrefour Stick :

- Ne reprennent pas les caractéristiques du biscuit Mikado et des emballages de la gamme de biscuits Mikado,

- Ne comportent de surcroît pas la moindre référence à l'univers japonais auquel est lié le jeu Mikado,

- Mettent en revanche en avant l'aspect vrillé du biscuit excluant au titre du parasitisme toute faute, préjudice et lien de causalité,

En conséquence,

- débouter les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France de toutes leurs demandes principales et subsidiaires fondées sur les actes de parasitisme,

A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes indemnitaires

Si par impossible le tribunal faisait droit à l'une des demandes des sociétés GBGF, Mondelez Europe et/ou Mondelez France, ramener leurs demandes indemnitaires à de plus juste proportion (sic),

En toutes hypothèses,

- rejeter toutes mesures d'interdiction ayant une portée excédant la seule société Biscuits Poult et notamment pour des biscuits déjà livrés par ses soins à des sociétés tierces à la procédure,

- condamner solidairement les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France à payer à la société Biscuits Poult une somme de 100.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuis, Avocat à la cour de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION



Sur la validité de la marque 825



La société Biscuits Poult soutient que la marque n°825 est nulle en ce qu'elle ne répond pas à l'exigence de caractère distinctif intrinsèque, et qu'elle est descriptive des produits 'biscuits enrobés ou nappés notamment, de chocolat ou de caramel'.

Elle avance que le consommateur accorde plus d'attention à l'étiquette apposée, à l'emballage d'un produit alimentaire, qu'à la forme de l'aliment lui-même, et que la distinctivité de la marque s'apprécie in concreto. Elle soutient que le tribunal a considéré à tort le marché des biscuits sucrés, alors qu'il convenait de prendre en compte l'entier marché du snacking sucré et salé.

Elle ajoute que le signe couvert par la marque 825 est descriptif, s'agissant de la combinaison des couleurs marron et jaune -pour les biscuits nappés de chocolat-, et banal s'agissant de la forme d'un bâtonnet cylindrique long et fin sur le marché du snacking, sur lequel se trouvent notamment les gressins, bretzels et biscuits 'fingers'. Elle fait état de décisions de l'OHMI ayant retenu l'annulation d'un dessin et modèle communautaire identique au signe, et de jurisprudences ayant considéré la marque comme non distinctive.

Elle dénonce la descriptivité de la marque, qui revendique les produits décrits par le signe, lequel est constitué par les produits visés soit les 'biscuits enrobés ou nappés notamment, de chocolat ou de caramel', du fait que le signe est composé de caractéristiques essentiellement fonctionnelles.



Les sociétés GBGF, Mondelez Europe et Mondelez France revendiquent le caractère distinctif intrinsèque de la marque n°825, qui s'apprécie en fonction des produits et services concernés, de la perception du signe par le public pertinent, et s'agissant d'une marque tridimentionnelle constituée par l'apparence du produit, en fonction des normes et habitudes du secteur.

Elles soutiennent que la marque enregistrée dispose d'une présomption de validité, et qu'il revient à l'intimée d'établir que lors de son dépôt, la marque ne divergeait pas des habitudes du secteur pertinent. Elles approuvent le jugement en ce qu'il s'est référé au secteur du snack sucré, distinct du snacking salé, dont relèvent les exemples fournis par la société Biscuits Poult, et ajoutent qu'il n'est pas justifié de l'existence, sur le marché français de la biscuiterie, de biscuits sucrés présentant les mêmes caractéristiques que les biscuits Mikado.

Elles font état de trois enquêtes établissant que les consommateurs perçoivent la marque comme indiquant l'origine commerciale du produit, et du fait que les décisions les plus récentes ont reconnu le caractère distinctif de la marque, retenu par la décision dont appel.

Elles indiquent que le signe est l'exacte représentation de l'apparence du produit, mais pas des 'biscuits enrobés ou nappés notamment de chocolat ou de caramel' visés par la marque, et que de tels biscuits peuvent emprunter bien d'autres formes que celle de la marque.

Elles invoquent subsidiairement le caractère distinctif acquis par l'usage, soulignent l'intensité et la durée de l'usage de la marque en France, sous une forme globalement équivalente, et rappellent les enquêtes versées.

Elles contestent le fait que la forme protégée par la marque soit imposée par sa fonction technique et réponde entièrement à des considérations fonctionnelles, ce que la société Biscuits Poult ne prouve pas, soutenant de plus à tort que la forme allongée participe du caractère croquant du biscuit.



*****



L'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, indique que 'la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe : ...

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs'.



L'article L.711-2 précise que 'le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :...

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage'.



De même, la Directive du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques prévoit que sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.



La condition de refus de 'tout signe constitué 'exclusivement' par la forme du produit nécessaire à l'obtention du résultat technique est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique...'. 'Dès lors que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l'autorité compétente de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause'.



La CJUE a également apprécié que 'les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.

Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l'application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle, constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative.

Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif...'.



En l'espèce, la marque n°825 







a été enregistrée pour les produits 'biscuits enrobés ou nappés, notamment de chocolat ou de caramel' de la classe 30.



Il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement.

Le caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.



En l'espèce, la marque ayant été enregistrée pour les 'biscuits enrobés ou nappés, notamment de chocolat ou de caramel', soit des biscuits sucrés, c'est à raison que le jugement a estimé que les développements de la société Biscuits Poult quant aux biscuits salés étaient dépourvus de pertinence, le marché des biscuits sucrés et celui des biscuits salés ne se confondant pas. Si la société Biscuits Poult soutient que le marché pertinent est celui du snacking sucré et salé, en relevant que Mondelez est présenté comme un géant du snack sucré et salé et commercialise ses produits dans des distributeurs proposant indifféremment des en-cas sucrés et salés, les biscuits visés par l'enregistrement de la marque sont exclusivement sucrés, et 'il existe une différence de nature entre les produits salés et les produits sucrés, se traduisant notamment par des modes de consommation différents, quand bien même ces produits seraient par ailleurs composés des mêmes ingrédients'.

Enfin, les produits de snacking sucrés et salés sont distribués dans des distributeurs automatiques au même titre que des boissons, de sorte qu'il ne peut être déduit de ce mode de distribution que tous les produits relèvent du même marché du snacking.



Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a relevé que le signe visé par la marque n°825 est un bâtonnet long et effilé au bout arrondi, de base cylindrique et d'apparence lisse ; il est bicolore, et présente du jaune sur le cinquième de sa longueur et du marron sur le reste.



Si l'utilisation des couleurs jaune pour le biscuit et marron pour le chocolat est banale, il n'est pas justifié que la forme d'un bâtonnet long et effilé au bout arrondi, de base cylindrique et d'apparence lisse, ait été courante pour les biscuits sucrés lors de l'enregistrement de la marque n°825.

En effet le biscuit 'Finger' présente une base plate et n'est pas cylindrique ni totalement lisse, il n'est pas bicolore mais entièrement recouvert de chocolat, et apparaît plus court ; si la société Biscuits Poult fait état d'un enregistrement d'un dessin et modèle n°942198 en 1994 par la société Soric, la cour observe qu'il s'agit d'un dessin et modèle et non d'une marque, qu'il n'est pas justifié de la commercialisation en France du produit correspondant, et que son apparence n'est pas lisse mais au contraire très irrégulière, comme couverte d'éclats, ce qui constitue une distinction nette avec la marque n°825.

Par ailleurs, les gressins sont salés, ne sont pas bicolores, sont plus larges et longs que les biscuits mikado correspondant à la marque n°825. De même les bretzels sont salés, d'apparence non lisse, et d'une seule couleur.

Au vu de ce qui précède, la société Biscuits Poult ne justifie pas de l'utilisation de la forme correspondant à la marque n°825 pour les produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée, ce qui serait de nature à la priver de sa distinctivité.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la marque n°825 disposait d'une distinctivité intrinsèque.



S'agissant du grief relatif au caractère descriptif de la marque, il est à rappeler qu'un tel caractère ne saurait se confondre avec le caractère évocateur des produits visés par une marque.



Si le signe de la marque représente l'apparence du produit visé par la marque, il n'est pas une représentation des 'biscuits enrobés ou nappés notamment de chocolat ou de caramel', soit les produits visés par la marque, de tels produits pouvant revêtir de nombreuses apparences, ainsi que l'illustrent les pièces versées par la société Biscuits Poult.

C'est à raison que le jugement a retenu que le signe couvert par la marque n'est qu'une des représentations non nécessaire des produits visés par la marque, et que le libellé de ces produits ne dit rien de leurs formes, de leurs proportions et de celles de l'enrobage, ou de ses couleurs.

Les biscuits comme le chocolat pouvant prendre différentes couleurs par le recours aux colorants alimentaires, les couleurs jaune pour le biscuit et marron pour le chocolat ne sont pas imposées par la nature du produit visé par la marque.

De même si la société Biscuits Poult soutient que la forme du bâtonnet, cylindrique et lisse, est induite par la nécessité de le napper facilement de chocolat, il ressort du dossier que des biscuits nappés ou enrobés de chocolat ou de caramel présentent de multiples formes, et il n'est pas établi que cette forme de bâtonnet facilite son nappage plus qu'une autre forme.

Si l'embout dénudé a une utilité en ce qu'il permet au consommateur de manger le biscuit sans se salir les doigts, cette fonction peut être remplie par d'autres formes.



La fonction d'un biscuit enrobé ou nappé, notamment de chocolat ou de caramel, est d'être mangé, et elle n'induit pas la forme protégée par la marque n°825, celle-ci ne correspondant qu'à l'une des nombreuses formes que peut prendre un tel biscuit. 

Il n'est en rien établi par la société Biscuits Poult que la forme fine et longue participe à améliorer le caractère croquant du biscuit, ou la saveur chocolatée de son nappage.





Aussi, si le signe visé par la marque représente un biscuit, sa forme ne constitue pas un résultat technique, et c'est à raison que le jugement a retenu que les proportions de nappage et la place qu'il occupe présentent une dimension esthétique plus importante que l'utilité de ne pas couvrir entièrement le biscuit afin de permettre sa dégustation sans que le consommateur ne se salisse les doigts, et a écarté le grief reposant sur le caractère descriptif de la marque.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque n°825.





Sur l'atteinte à la renommée de la marque n°825



Sur la recevabilité des sociétés Mondelez Europe et Mondelez France, licenciée et sous-licenciée, à agir pour atteinte à la marque renommée



Les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France soutiennent qu'en tant que licenciée et sous-licenciée de la marque, elles peuvent solliciter réparation du préjudice qu'elles subissent, le régime de l'atteinte à la marque renommée étant le même que celui de la contrefaçon de marque et de la marque de l'Union européenne. Elles font état des nouvelles dispositions du code de la propriété intellectuelle, et de la jurisprudence de la CJUE reconnaissant au licencié le droit d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire même si le contrat de licence n'a pas fait l'objet d'une inscription.

Elles demandent subsidiairement que soit reconnue leur qualité à agir aux côtés de la société GBGF pour les atteintes à la marque renommée postérieure au 15 décembre 2019, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de la propriété intellectuelle, la société Biscuits Poult ayant continué après cette date à commercialiser les produits en cause.



La société Biscuits Poult sollicite la confirmation de l'irrecevabilité des sociétés Mondelez, le droit d'agir sur le fondement de la marque renommée étant réservé au propriétaire de la marque. Elle ajoute que le contrat de distribution exclusive GBGF- Mondelez Europe, qui a accordé à celle-ci une licence sur les marques, n'a jamais été inscrit au registre national des marques (RNM), et que la qualité de sous-licenciée de Mondelez France n'est pas établie.

Elle s'oppose à l'idée des appelantes d'interpréter le texte applicable à l'aune des nouvelles dispositions, relevant que les dispositions applicables au titre de l'Union européenne ne le sont pas pour une marque française.

S'agissant des faits survenus après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, elle indique que les ventes constatées sont le seul fait de la société Carrefour, sans qu'il ne soit établi que l'intimée est le fabricant des produits en cause, de sorte qu'il ne peut être fait droit à cette demande.



*****



L'article L.713-5 al 1er du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable aux faits en cause, prévoit que 'la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière'.

Ce texte ne prévoit donc la possibilité que pour le propriétaire de la marque jouissant d'une renommée d'engager la responsabilité civile de l'auteur d'une reproduction ou d'une imitation de cette marque.

La société GBGF étant titulaire de la marque n°825, elle seule peut agir au titre de l'atteinte à la renommée de cette marque, et les appelantes ne peuvent déduire des nouveaux textes applicables qu'ils ont modifié les dispositions applicables lors de l'introduction de la demande.



Par ailleurs, si les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France font état des nouvelles dispositions applicables à compter du 15 décembre 2019, issues de l'ordonnance du 13 novembre 2019, qui leur permettraient d'agir, en tant que licenciée et sous-licenciée, pour les atteintes à la marque renommée désormais qualifiées de contrefaçon, elles se fondent sur la poursuite par la société Biscuits Poult de la production et de la vente des biscuits en cause, toujours commercialisés par différentes enseignes de la grande distribution, et ne font état que d'un procès-verbal de constat du 4 novembre 2021 établissant l'achat de produits litigieux auprès de la société Carrefour. Or les indications figurant sur l'emballage de ces produits ne mentionnent que la société Carrefour, et il ne ressort pas des clichés photographiques joints au constat que les produits auraient été fabriqués par la société Biscuits Poult, de sorte que ce seul procès-verbal ne peut permettre aux sociétés Mondelez Europe et Mondelez France d'agir, aux côtés de la société GBGF, pour les atteintes à la marque renommée pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur le 15 décembre 2019 des articles L.713-3 et L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, à l'encontre de la société Biscuits Poult.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France irrecevables pour défaut d'intérêt à agir au titre de l'atteinte à la marque de renommée.





Sur la renommée de la marque n°825



Rappelant les règles applicables à la marque renommée, les appelantes soutiennent que le jugement a à tort suivi l'analyse de la société Biscuits Poult, et retenu qu'il fallait des preuves d'usage de la marque à titre de marque, alors qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle constituée uniquement par l'apparence du produit. Elles affirment que l'important est que le produit ou sa représentation corresponde à la marque protégeant son apparence et que cette représentation soit perçue par une large fraction du public comme indiquant l'origine commerciale du produit. Elles affirment que la marque remplit ces conditions, et peut-être qualifiée de marque renommée.

Elles font état de décisions ayant reconnu à la marque une 'renommée particulièrement intense', et relèvent que la marque est largement exploitée en France depuis 1982, une place essentielle étant consacrée sur les emballages à la représentation du biscuit. Elles affirment que la représentation de plusieurs exemplaires du biscuit, disposés en faisceau, sur l'emballage des produits n'en altère pas le caractère distinctif.

Elles relèvent l'importance de la publicité, établissant la renommée de la marque, et avancent que l'usage de la marque peut prendre une forme différente du signe enregistré lorsque ces formes sont 'globalement équivalentes'. Elles ajoutent que l'acquisition par l'usage de la renommée d'une marque ou de son caractère distinctif doit être appréciée au vu des produits et services visés par l'enregistrement. Elles citent des décisions qui auraient déduit de campagnes publicitaires, l'usage du signe en tant que marque, et la place importante prise par le signe correspondant à la marque dans les spots publicitaires, qui ont fait l'objet d'une large diffusion.

Elles invoquent le budget publicitaire consacré aux biscuits Mikado, et l'importance des volumes de vente de ces biscuits en France.

Elles soulignent la renommée de la marque protégeant la forme des biscuits mikado auprès des consommateurs français, indépendamment de la marque verbale mikado. EIles avancent que la grande notoriété du biscuit signifie qu'il exerce une fonction d'identification, et contestent le raisonnement du tribunal alors que la représentation du biscuit mikado coïncide avec la marque. Elles font état de la position de la Cour de cassation intervenue dans deux arrêts, de celle de l'EUIPO, et soulignent produire des enquêtes établissant la notoriété du biscuit mikado. 

Elles citent ainsi une étude de 2004 révélant un taux de notoriété du biscuit de 69 %, ajoutant que la notoriété de la marque peut être établie par des éléments antérieurs à son dépôt, ce d'autant que les enquêtes postérieures montrent le maintien de cette renommée.

Elles invoquent également une étude TNS Sofres 2006 révélant la notoriété très importante du biscuit mikado ce qui illustre l'aptitude de la forme du biscuit mikado à identifier et garantir l'origine de la marque, et que la 'forme marque' est des plus connues du public. Elles écartent les observations de la société Biscuits Poult quant à la pertinence de cette enquête.

Elles font état d'une troisième enquête réalisée en 2016 portant notamment sur le biscuit mikado 'nu', qui établit la renommée de la marque protégeant l'apparence du biscuit mikado, et le fait que la forme torsadée du biscuit Poult n'est pas en soi déterminante. Elles mettent en avant le sérieux de cette enquête, son objectivité - du fait notamment de la représentativité des panels de consommateurs sondés -, et écartent les critiques de la société Biscuits Poult. Elles relèvent que les personnes sondées n'ont été confrontées qu'aux biscuits, ont décrit majoritairement le produit en visant 'mikado', et ont choisi la marque Mikado à au moins 80% pour désigner tant les biscuits mikado que ceux de la société Biscuits Poult.

Elles citent un livre de recettes de cuisine à partir de biscuits mikado, et rappellent que la renommée de l'apparence des biscuits mikado a été reconnue par une décision judiciaire de 2006 ainsi que par l'EUIPO et par le tribunal de l'Union européenne. 



La société Biscuits Poult estime que le tribunal a, à raison, retenu que la marque 825 n'était pas une marque renommée, l'usage du signe devant intervenir à titre de marque et sous une forme n'en altérant pas la distinctivité. Elle indique que la CJUE exige l'usage de la marque en tant que marque, que les pièces doivent porter sur la marque elle-même et démontrer que le signe est perçu comme une indication d'origine, ce qui n'exclut pas qu'un usage bidimensionnel puisse établir l'usage d'une marque tridimensionnelle. Elle rappelle que l'usage de la marque sous une forme modifiée constitue un usage de marque, si l'usage n'altère pas son caractère distinctif. Elle soutient que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 méconnaît la jurisprudence de la CJUE en retenant que la représentation bidimensionnelle d'une marque tridimensionnelle peut faciliter la connaissance de cette marque par le public. Elle ajoute que la marque de renommée est celle qui, connue d'une large fraction du public, exerce un pouvoir attractif au-delà des produits désignés, et ajoute que la justification de la renommée doit porter sur la marque elle-même. Elle fait état de trois arrêts de la CJUE imposant que l'identification au service d'une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l'usage de la marque en tant que marque comme provenant d'une entreprise déterminée, et rappelle l'obligation d'utiliser une marque selon sa fonction de garantie de l'origine économique.

Elle analyse les éléments produits par les appelantes, et notamment les volumes de ventes de la gamme de biscuits mikado, non pertinents en ce qu'ils ne portent pas sur le seul territoire français et les seuls produits 'mikado classiques'. Elle affirme que la représentation démultipliée du même biscuit ne répond pas aux exigences de l'usage d'une marque, et que celle des indications LU et MIKADO sur les emballages, correspondant aux marques, permettent de nommer l'origine du produit, sont distinctives et sont mises en avant par leurs caractéristiques visuelles et par leur positionnement. Elle avance que les éléments soi-disant distinctifs de la marque ne se retrouvent pas sur les emballages dans l'entièreté de la marque, que la marque y est peu visible.

S'agissant des campagnes publicitaires, elle affirme que les slogans ne représentent jamais le biscuit, que le biscuit est représenté en tant que produit destiné à être mangé et non en tant que marque, alors que l'indication d'origine est assurée par la marque Mikado et le nom Mikado. Elle écarte les captures d'écran de films publicitaires, dans lesquels le biscuit apparaît pour être mangé, et ces films s'achevant tous par la représentation des emballages avec les marques LU et Mikado. Elle ajoute que les articles de presse ne comportent pas de représentation du biscuit mikado classique, que le nombre d'abonnés aux réseaux sociaux des appelantes est indifférent au regard de la nécessité d'usage du signe en tant que marque, qu'il en est de même du livre de recettes consacré aux biscuits mikado ou des informations sur l'usine de fabrication des biscuits. Elle analyse les décisions citées par les appelantes comme leur étant favorables.

Concernant les études invoquées par les appelantes, elle rappelle les principes relatifs à leur force probante, au vu desquels le tribunal a estimé ces études peu convaincantes. Elle relève que l'étude TNS Sofres de 2004 est inopérante à établir la renommée de la marque 825 déposée postérieurement, que celle de 2006 repose sur des questions biaisées, tant pour la composition des panels que dans le questionnaire. S'agissant de l'étude in vivo BVA de 2016, elle fait sienne l'analyse du tribunal sur la faiblesse quantitative du panel et l'imprécision des questions et critique le recours à un panel de sondés constitué par des questions orientées d'internautes attendant une rétribution. Elle souligne que l'échantillon recruté, soit 150 personnes voire moins, est des plus faibles, dénonce la réalisation de l'étude sur smartphones, et le fait qu'a été présenté aux sondés un biscuit et non la marque 825. Elle critique les résultats obtenus, plusieurs réponses ayant été données par chaque sondé, qui ne permettent pas de savoir si le biscuit est perçu comme signe et comme produit.



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L'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que 'la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière'.



De même l'article 5§2 de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques indique que 'tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et qu