Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 janvier 2024

3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°3



N° RG 22/06315 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THHU













M. [F] [P]

S.A. SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT TAC (SOPARTAC)



C/



S.A.R.L. TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION (TAC)

































Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

Me LEMAITRE

Me TOUSSAINT



Copie délivrée le :





à :

TJ Rennes (service des référés)







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, a prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :



****



APPELANTS :



Monsieur [F] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



S.A. SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT TAC (SOPARTAC) immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro B 384 944 054 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Frédéric SAME avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMÉE :



S.A.R.L. TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION (TAC) inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 533 732 822 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bruno RICHARD de la SELAS C&B AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

FAITS



La marque semi figurative 'TAC' a été déposée auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 8 juillet 2003 par la société civile de participation TAC immaticulée sous le n° SIREN 384944054 :







































































Elle vise la classe 37 : 



Traitement des bois, restructuration béton, assèchement des murs et tous travaux annexes se rapportant aux activités principales ci-desssus indiquées et en particulier le renforcement des bois et charpentes.



La marque a fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 23 mars 2015 au profit de M [F] [P]. 



Le même jour, M. [P] a concédé la licence totale et exclusive d'exploitation de cette marque à la société civile de traitement TAC (SOPARTAC) SA immatriculée sous le n° B 384944054.



La société civile de participation est devenue la société SAS TRAITEMENT APPLICATIONS CONSTRUCTIONS à la suite d'une opération de fusion absorption.



Cette société a pour activité : 



Traitement du bois, restructuration bois, restructuration béton, assèchement des murs et tous travaux annexes se rapportant aux activités principales ci dessus indiquées et en particulier les renforcements de structures bois et charpentes acquisitions de toutes valeurs mobilières participation dans toutes sociétés, entreprises civiles, commerciales, industrielles, la gestion des titres lui appartenant. 





Par ailleurs, la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION TAC immatriculée le 22 juillet 2011 a pour activité : 



Traitement anti-termites avant toute construction immobilière, vente de produits liés à cette activité.



Elle utilise comme logo :















Par courrier du 27 septembre 2021 le conseil de la société de participation TAC a fait sommation à la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION TAC de modifier sans délai sa dénomination sociale, son nom de domaine et les mots clés associés et plus généralement l'ensemble de ses documents commerciaux sous 8 jours au plus tard. 



La société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION TAC a refusé. 



La SA société civile de traitement TAC (SOPARTAC) et M. [P] ont assigné la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION TAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 25 novembre 2021, au visa des dispositions des articles L 716-5, L 716-4-10 et 11 du Code de la propriété intellectuelle, afin qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte d'user du signe TAC et que cette dernière soit, en outre, condamnée à leur verser des provisions d'un montant total de 50 000 euros en réparation de leur préjudice, outre des dommages et intérêts provisionnels au titre de sa prétendue résistance abusive, le tout sous bénéfice d'une somme de de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile.



Par ordonnance du 10 octobre 2022 le juge des référés a : 



- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

- Rejeté l'action de la SA Société civile de traitement TAC (SOPARTAC) et de M. [P] comme étant irrecevable ;

- les a condamnés aux entiers depens ;

- les a condamnés à payer à la société Traitement avant construction-TAC la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de ses frais irrepetibles ;

- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.



M. [P] et la société SA SOCIETE DE TRAITEMENT TAC ont fait appel de l'ordonnance.



L'ordonnance de cloture est en date du 5 octobre 2023. 



Le 17 novembre 2022 le président de la chambre commerciale de la cour d'appel a proposé une médiation aux parties. 



Elles n'ont pas répondu. 











MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Dans leurs dernières écritures notifiées le 12 juin 2023 M. [P] et la société TRAITEMENT APPLICATIONS CONSTRUCTIONS TAC demandent à la cour au visa des articles 121 et 700 du code de procédure civile, L.711-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L 714-5 et L.716-16-4 du code de la propriété intellectuelle de : 



- Réformer l'ordonnance de référé du 10 octobre 2022 en ce qu'elle a : 

. Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

. Rejeté l'action de la SA Société Civile de traitement TAC (SOPARTAC) et de Monsieur [F] [P], comme étant irrecevable ; 

.Condamné TAC (SOPARTAC) et Monsieur [F] [P] aux entiers dépens ; 

.Condamné TAC (SOPARTAC) et Monsieur [F] [P] à payer à la société Traitement avant constructions-TAC la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ; 

. Rejté toute autre demande, plus ample ou contraire. 

Et statuant à nouveau : 

- Faire injoction à la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION- T.A.C de faire cesser le trouble illicite, notamment en changeant de dénomination sociale et en faisant disparaître le mot ou l'image ' TAC' de tous supports de communication, quel qu'en soit le format, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision attendue ; 

- Condamner la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION à payer à la société TAC une somme de 40.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, au titre du manque à gagner subi par cette dernière, depuis juillet 2011, date d'immatriculation de la contrevenante 

- Condamner la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION à payer une somme de 15.000 euros à M [P] à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du manque à gagner subi par ce dernier, M. [P] étant légitime à solliciter le paiement d'une redevance de marque à la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION de 2011, date de son immatriculation jusqu'à la décision à intervenir, faisant injonction à l'intimée de cesser le trouble illicite ; 

- Condamner la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION à payer une somme de 3.000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure ; 

- Condamner la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION à payer une somme de 4.000 euros à la société TAC au titre de l'article 700 du code de procédure ; 

- Condamner la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION- T.A.C au paiement des dépens de l'instance. 



Dans ses dernières écritures notifiées le 2 février 2023 la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION demande à la cour au visa des articles 117 et 760 du code de procédure civile 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, L.331-1-3, L.512-7, L.615-7, L.623-28, 713-2, L.716-4-10, L.722-6 et R.714-4 du code de la propriété intellectuelle, L.233-3 du code de commerce, 1343-5 et suivants du code civil de : 



A titre principal :



- Confirmer l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 octobre 2022 ; 

- Débouter la société TAC et Monsieur [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 

A titre subsidiaire : 

- Débouter chacun des appelants de leur demande de versement à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du manque à gagner ; 



A titre infiniment subsidiaire : 

- Accorder à la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir, sans échéance fixe ni intérêt, pour régler l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause :

- Condamner la société TAC et Monsieur [P] à payer conjointement et solidairement à la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION- T.A.C.la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société TAC et Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures. 





DISCUSSION : 



Aucun moyen n'est développé devant la cour à l'appui d'une infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'assignation.

La demande d'infirmation de cette mention du dispositif sera rejetée.



M. [P] et la société Traitement Applications Constructions ont agi en justice sur le fondement des dispositions de l'article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. Leurs demandes formées au titre d'une éventuelle concurrence déloyale ou d'un éventuel parasitisme sont donc irrecevables.





La recevabilité de l'action de la société Traitement Application Constructions et de M. [P] :



La société Traitement Avant Construction demande la confirmation de l'ordonnance notamment en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Traitement Application Construction et de M. [P]. Cette demande est préalable.



Le premier juge a retenu que l'action était irrecevable en ce qu'il n'était pas justifié d'un usage sérieux de la marque semi figurative TAC par son titulaire dans les cinq années qui précédent l'introduction de l'instance, soit le 25 novembre 2021.



M. [P] est titulaire de la marque litigieuse. Il produit un contrat de licence de marque en date du 23 mars 2015 au profit de la société civile de traitement PAC immatriculée 384 944 054.



Devant la cour, la société Traitement Application Construction justifie de devis qu'elles a émis notamment en date des 29 septembre 2017, 17 avril 2019, 29 mai 2019, 24 octobre 2019, 31 décembre 2019, 22 avril 2020 et 26 juin 2020. Ces devis sont acceptés par les clients concernés qui y ont apposé leurs signatures. Ils comportent la marque semi-figurative litigieuse. 

La société Traitement Application Construction produit en outre certaines factures correspondantes.



Il importe peu que le contrat de licence soit ou non régulier. Il apparait en effet que l'usage de la marque dont il est justifié s'est fait avec l'accord, même donné implicitement, de M. [P].



Il est ainsi justifié d'un usage sérieux par le titulaire de la marque, ou avec son accord, dans les cinq années ayant précédé l'instroduction de la présente instance. 



Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [P] et de la société Traitement Applications Constructions.





La vraissemblance d'une atteinte à la marque :



Article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle : 



Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.



Article L 713- 2 du code de la propriété intellectuelle : 



Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.



La société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION considère que les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ne sont pas établis eu égard à l'absence de similarité entre son activité et les services pour lesquels la marque a été déposée et donc qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyen. 



En tout état de cause, pour qu'il y ait contrefaçon il est nécessaire que soient caractérisés d'une part l'utilisation d'un signe identique ou similaire et, d'autre part, une utilisation pour des produits ou services identiques.



Il appartient aux appelants de démontrer que l'atteinte à leurs droits est vraisemblable pour pouvoir aboutir devant le juge du fond. 



. La similarité des signes :



La marque semi figurative est constituée du terme TAC en grosses lettre noires qui se situe sous quatre dessins de forme géométrique évoquant des éléments de construction. Elle est distinctive et parfaitement identifiable. 



Le logo TAC utilisé par la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION est plus discret.



Il apparait en vert sur les factures émises par la société sans être accompagné d'autres signes ou dessins comme l'est la marque protégée. 



Il est donc peu distinctif et n'évoque que la dénomination sociale de la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION. 



Même si les deux sociétés reprennent le même terme, l'impression d'ensemble est distincte. Il n'y a pas de risque de confusion pour un consommateur normalement attentif.



. La similarité des services :



La marque vise la classe 37 qui englobe le traitement des bois, restructuration béton, assèchement des murs et tous travaux annexes se rapportant aux activités principales ci-desssus indiquées et en particulier le renforcement des bois et charpentes.



La documentation qui concerne la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION évoque seulement le traitement des termites. 



Les deux sociétés ont ainsi en commun de lutter contre les termites.



La société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION n'intervient pas dans les travaux de rénovation, restauration, renforcement et se différencie des trois autres métiers de la SAS TRAITEMENT APPLICATIONS CONSTRUCTIONS.



Les attestations d'assurance décennales qui concerne la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION prévoient une garantie s'agissant du traitement préventif (barrière anti termites) et excluent le traiement curatif (insectes xylophages, champignons(1.8), assèchement des murs.



Son activité est donc principalement axée sur la lutte préventive d'infestation de termites alors que les services proposés par la société TRAITEMENT APPLICATIONS CONSTRUCTIONS est plus globale puisqu'elle s'occupe aussi des traitements curatifs.



C'est bien ce que suggère la dénomination sociale de la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION.



Les factures émises par la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION confirment qu'elle se limite à un traitement préventif.



La présentation de la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION sur les pages jaunes la présente comme évoluant sur un secteur d'activité relatif au travail du bois et fabrication d'articles en bois et liège à l'exception de meubles, fabrication d'articles en van. Elle fait cependant valoir que cette présentation, erronée selon elle, ne dépend en tout cas pas d'elle.

Cette présentation n'apparait pas probante.



Le site internet de la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION indique certes qu'elle est spécialisée dans le traitement préventif et curatif des termites. 



Pour autant il ajoute que l'intervention est assurée lors de la construction, ce qui limite aussi son champ. Les photographies à l'appui, montrent des injections de produits dans le béton. 



La documentation de la société TRAITEMENT APPLICATIONS CONSTRUCTIONS évoque seulement une intervention de lutte contre les termites et autres insectes ou champignons par injections dans le bois. Il n'est pas fait mention de traitement du béton et/ou des murs d'un ouvrage.



Par ailleurs les attestations d'assurances visées supra indiquent précisemment qu'au titre du traitement préventif de lutte contre les termites la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION utilise les produits NOVITHOR et TERMFIL. 



Les factures précisent qu'il s'agit de mettre en place une barrière physique sans pesticide de type NOVITHOR, TERMIBLACK ou LIGNOVERT avec application réalisée en périmètre des murs extérieurs ainsi que sur les attentes en sortie de dalle, de tuyau, de gaine.



L'avis technique du produit NOVITHOR, précise qu'il s'agit d'un produit et d'un procédé pour la maçonnerie.



L'avis technique du produit TERMIFILM précise qu'il s'agit d'un produit et d'un procédé pour la maçonnerie.



La société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION n'exerce pas d'activité de traitement des bois. Elle exerce cependant une activité similaire de lutte contre les termites et des activités similaires à celles d'assèchement des murs et tous travaux annexes se rapportant aux activités principales et en particulier le renforcement des charpentes.





. La confusion 

 

Il résulte de l'analyse globale des élements versés au débat que malgré l'utilisation du même terme TAC et l'intervention des deux sociétés TRAITEMENT APPLICATIONS CONSTRUCTIONS et TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION dans la lutte contre l'infestation des termites et travaux annexes, il n' existe pas pour le consommateur d'attention moyenne de risque de confusion entre d'une part l'utilisation du terme TAC, y compris avec le logo associé, et d'autre par la marque semi figurative TAC. 



Dans ces conditions M. [P] et la société TRAITEMENT APPLICATIONS CONSTRUCTIONS n'apportent pas suffisamment d'éléments de nature à rendre vraisemblable qu'il est porté atteinte à leurs droits ou qu'une telle atteinte est imminente.



Leurs demandes sont rejetées. 







Les demandes annexes 



Il n'est pas inéquitable de condamner M. [P] et la société SA SOCIETE DE TRAITEMENT TAC à régler à la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



M. [P] et la société SA SOCIETE DE TRAITEMENT TAC sont condamnés aux dépens d'appel. 





PAR CES MOTIFS,



La cour :



- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'action de la SA Société civile de traitement TAC (SOPARTAC) et de M. [P] comme étant irrecevable ;



- Confirme l'ordonnance pour le surplus; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



- Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action de la SA Société civile de traitement TAC (SOPARTAC) et de M. [P] ;



- Déclare irrecevables les demandes formées par M. [P] et la société Traitement Applications Constructions au titre d'une éventuelle concurrence déloyale ou d'un éventuel parasitisme sont donc irrecevables ;



- Rejette les demandes de la SA Société civile de traitement TAC (SOPARTAC) et de M. [P] ;



- Condamne M. [P] et la société SA SOCIETE DE TRAITEMENT TAC à régler à la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



-Condamne M. [P] et la société SA SOCIETE DE TRAITEMENT TAC à régler à la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION aux dépens d'appel ; 



- Rejette les autres demandes des parties.



LE GREFFIER LE PRESIDENT