Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 17 janvier 2024

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à : 
- Maître Guillemin, vestiaire D0133
Copie certifiée conforme délivrée à : 
- Maître Herbin, C2621


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3ème chambre 
3ème section


N° RG 22/14108 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLLS

N° MINUTE : 


Assignation du :
23 novembre 2022

incident











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 janvier 2024

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]

S.A.S. EURIS HEALTH CLOUD
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Alexis GUILLEMIN de la SELAS GUILLEMIN FLICHY, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D0133



DEFENDERESSE

S.A.S. SEWAN
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Cédric HERBIN de l’AARPI H&P AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2621
Décision du 17 janvier 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/14108 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLLS

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,

DEBATS

A l’audience sur l’incident du 23 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort 



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 Monsieur [Z] est titulaire des marques verbales françaises suivantes : - “Cloud santé” n°4016068 déposée le 26 juin 2013 en classes 9, 35, 41 et 42, notamment pour désigner des supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, carte à mémoire ou à microprocesseur, conception et développement d’ordinateurs
- “Cloud santé” n°4116151 déposée le 03 septembre 2014 en classes 5, 38 et 44, notamment pour désigner des services médicaux, assistance médicale, services hospitaliers, maisons médicalisées, services de médecine alternative
- “Smart cloud santé”n°4108003 déposée le 17 juillet 2014 en classes 9, 35, 41, 42 et 44, notamment pour désigner des supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, équipements de traitement de données, ordinateurs, tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques, carte à mémoire ou à microprocesseur, conception et développement d’ordinateurs, numérisation de documents, informatique en nuage, services médicaux, assistance médicale, services hospitaliers, maisons médicalisées, services de médecine alternative.

 Ces marques sont exploitées, à titre exclusif, par la société Euris Health Cloud, dont Monsieur [Z] est le président. Cette société est un hébergeur de données santé à caractère personnel certifié par le décret 2018-137 du 26 février 2018. À ce titre, elle met à disposition un service de stockage de données à des fins de recherche, une solution de synthétisation de données au moyen d’algorithmes d’intelligence artificielle et un intergiciel (middleware) de gestion du cycle de vie de la donnée.
 La société Sewan propose également un service d’hébergement de données santé à caractère personnel certifié, sous la dénomination “Sewan cloud santé”.
 Le 02 août 2017, la société Euris Health Cloud a envoyé une première lettre de mise en demeure à la société Sewan l’informant des marques déposées sur lesquelles elle dispose de droits exclusifs d’exploitation et lui demandant de cesser tout usage des termes “cloud santé” pour ses services d’hébergement.
 Le 09 août 2017, la société Sewan a procédé au dépôt de la marque verbale française “Sewan cloud santé” n°4382012 en classe 42 pour des services d’hébergement de serveurs, stockage électronique de données, sauvegarde externe de données, location de serveurs web.
 Face à ce dépôt, la société Euris Health Cloud a envoyé un second courrier à la société Sewan le 05 septembre 2017 par lequel elle réitère ses demandes et sollicite le retrait de la marque n°4382012. À la suite de ce courrier, la page du site internet de la société Sewan correspondant au service “Sewan cloud santé” a été désactivée. La société Sewan ayant toutefois réactivée cette page et repris l’exploitation de la dénomination “cloud santé” depuis, la société Euris Health Cloud a renouvelé ses demandes.
 En l’absence de réponse favorable et de résolution amiable du conflit, Monsieur [Z] et la société Euris Health Cloud ont fait assigner la société Sewan à l’audience d’orientation du 19 janvier 2023 de ce tribunal en contrefaçon de marques, nullité de marque et concurrence déloyale et parasitaire, par acte d’huissier signifié le 23 novembre 2022.
 Au terme de cette audience, le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire.
 Par conclusions du 25 mai 2023, la société Sewan a saisi le juge de la mise en état d’un incident, fixé à l’audience du 23 novembre 2023 pour être plaidé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

 Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, la société Sewan a demandé au juge de la mise en état de : la juger recevable et bien fondée juger l’action en contrefaçon intentée par M. [Z] irrecevable car forclose par tolérance juger l’action en concurrence déloyale et parasitaire intentée par Euris Health Cloud irrecevable car prescriteen conséquence, 
 rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Z] et d’Euris Health Cloud condamner solidairement M. [Z] et Euris Health Cloud à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
 Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [Z] et la société Euris Health Cloud ont demandé au juge de la mise en état de : les juger recevables et bien fondés en leurs demandes juger les demandes en contrefaçon de M. [Z] recevables car non soumises au délai de forclusion par tolérance juger les demandes en concurrence déloyale et parasitaire de la société Euris Health Cloud recevables car non prescritesen conséquence, 
 débouter la société Sewan de l’ensemble de ses demandes condamner la société Sewan à leur payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS

1) Sur la forclusion par tolérance

Moyens des parties

 La société Sewan soutient que les lettres de mise en demeure ne valent pas interruption du délai de forclusion par tolérance de cinq ans et permettent au contraire de démontrer la tolérance par les demandeurs d’un usage connu de ses marques par un tiers. Elle estime qu’à suivre les demandeurs, si la demande en contrefaçon ne critique pas sa marque “Sewan cloud santé” n°4382012, mais l’usage du signe “cloud santé”, elle serait alors de manière incohérente autorisée à exploiter sa marque qui contient ce signe.
 M. [Z] et la société Euris Health Cloud considèrent que la forclusion par tolérance ne s’applique que dans un conflit opposant des marques, tandis que l’usage du vocable “cloud santé” qu’ils critiquent au titre de la contrefaçon n’y est pas soumis, outre que l’enregistrement de la marque “Sewan cloud santé” ayant été publiée au bulletin officiel le 1er décembre 2017, la forclusion ne pourrait être calculée qu’à compter de cette date. Ils soutiennent également que les cinq années de tolérance doivent être continues pour que la forclusion soit acquise, la société Sewan ayant cessé l’usage de sa marque pendant un temps, le délai quinquennal n’est pas acquis. Enfin, ils prétendent que le dépôt de la marque “Sewan cloud santé” par la demanderesse à l’incident a nécessairement été fait de mauvaise foi dans la mesure où il a été effectué dans la semaine suivant sa première lettre de mise en demeure.
Réponse du juge de la mise en état

 Aux termes de l’article L.716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure, lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. 
 L’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L.711-3, pour les produits ou services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.
 Ces dispositions réalisent la transposition en droit français de l’article 9 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui a abrogé, avec effet au 15 janvier 2019, la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, remplaçant la directive 89/104, qui comportait des dispositions similaires en son article 9 transposées en droit français dans l’ancien article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle. Une disposition équivalente est prévue à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Aussi les dispositions de l’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle sont-elles à appliquer à la lumière de la jurisprudence européenne relative à ces textes.
 Il en résulte que quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance : la marque postérieure doit être enregistrée, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire, le titulaire de la marque postérieure doit faire usage de sa marque dans l’État membre où celle-ci est enregistrée et le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de cette marque après son enregistrement (CJUE 22 septembre 2011, C-482/09, points 54 et 56 à 58 ; TPIUE, 20 avril 2016, T-77/15 point 30).
 Ainsi la date pertinente permettant de calculer le point de départ du délai de forclusion est celle de la connaissance de l’usage de la marque postérieure (TPUE, 20 avril 2016, T-77/15 point 32), la simple publication de l’enregistrement étant insuffisante à caractériser la tolérance en connaissance de cause (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 15 juin 2010, n°08-18.279).
 Le demandeur à la forclusion doit prouver une connaissance effective de l’usage de la marque et non une connaissance potentielle de l’usage de la marque contestée ou l’existence d’indices concordants donnant lieu à présumer l’existence d’une telle connaissance (TPUE, 20 avril 2016, T-77/15, points 33 et 34).
 En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « L’article 9 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que les articles 54, 110 et 111 du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu’un acte, tel qu’une mise en demeure, par lequel le titulaire d’une marque antérieure ou d’un autre droit antérieur s’oppose à l’usage d’une marque postérieure sans pour autant faire le nécessaire afin d’obtenir une solution juridiquement contraignante ne met pas fin à la tolérance et, par conséquent, n’interrompt pas le délai de forclusion visé à ces dispositions.Si le titulaire de la marque antérieure ou d’un autre droit antérieur, tout en ayant exprimé son opposition à l’usage de la marque postérieure par une mise en demeure, n’a, après avoir constaté le refus du destinataire de cette mise en demeure de se conformer à celle-ci ou d’entamer des négociations, pas poursuivi ses efforts dans un délai raisonnable pour remédier à cette situation, le cas échéant par l’introduction d’un recours administratif ou juridictionnel, il doit en être déduit que ce titulaire s’est abstenu de prendre les mesures dont il disposait pour faire cesser la prétendue atteinte à ses droits » (CJUE, 19 mai 2022, C 466/20, point 55).

 En l’espèce, la société Sewan est titulaire de la marque verbale française “Sewan cloud santé” n°4382012 déposée le 9 août 2017 (sa pièce n°1).
 La société Sewan démontre l’usage de sa marque par plusieurs éléments fournis en pièce n°6 : un contrat n°20190902GBE1106C signé et daté du 10 janvier 2020, un contrat n°20190103CGA1630H signé et daté du 03 janvier 2019, un contrat n°CT2101-0164 signé et daté du 25 janvier 2021, et une facture du 04 août 2021 pour un abonnement délivré par l’entreprise Sewan. Ces éléments permettent de prouver un usage, certe ponctuel, mais effectif, du signe en janvier 2019, 2020 et 2021.
 La société Euris Cloud Santé sur laquelle pèse la charge de la preuve ne démontre pas que les premiers usages des termes “cloud santé” par la société Sewan aient eu lieu de mauvaise foi ; la poursuite de cet usage à la suite des mises en demeure adressées par la société Euris Health Cloud, ne suffit pas à caractériser seul la mauvaise foi de la société Sewan. 
 Les arguments de la société Euris Health Cloud faisant valoir, par ailleurs, un dépôt de mauvaise foi de la marque verbale française “Sewan cloud santé” n°4382012 n’ont aucune incidence sur la forclusion par tolérance et sont donc inopérants, de même que la seule critique de l’usage des termes “cloud santé”.
 De plus, l’envoi par la société Euris Health Cloud d’une lettre de mise en demeure du 5 septembre 2017 suffit à démontrer une connaissance par celle-ci et par Monsieur [Z] de l’usage fait par la société Sewan de la marque “Sewan cloud santé” n°4382012. Cette première lettre de mise en demeure sert donc de point de départ au délai de forclusion.
 Ensuite, il appartenait à la société Euris Health Cloud de poursuivre ses efforts pour parvenir à faire cesser l’usage du signe qu’elle estime litigieux avant l’expiration du délai de cinq ans suivant cette première mise en demeure, le seul envoi d’autres mises en demeure en juillet 2018 ou octobre 2021 étant insuffisante à cet égard.
 Enfin, les produits et services de la marque verbale française “Sewan cloud santé” n°4382012 sont entièrement identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque verbale française “Cloud santé” n°4016068 déposée le 26 juin 2013.
 La société Euris Health Cloud s’étant abstenue de prendre les mesures dont elle disposait pour faire cesser la prétendue atteinte à ses droits pendant plus de cinq ans avant l’introduction de son action le 23 novembre 2022, il en résulte que la forclusion par tolérance soulevée par la société Sewan est caractérisée.
 Les demandes de la société Euris Health Cloud en contrefaçon de marque se heurtent, en conséquence, à la forclusion par tolérance de sa marque n°4382012 par la société Sewan et seront déclarées irrecevables.
2) Sur la prescription des demandes en concurrence déloyale

Moyens des parties

 De la même manière que pour ses demandes sur le fondement de la forclusion, la société Sewan soutient que les lettres de mise en demeure de la société Euris Health Cloud ne valent pas interruption du délai de prescription de cinq ans pour agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire. Elle soutient que la première lettre de mise en demeure envoyée par la demanderesse faisant état des faits entraînant le préjudice prétendument subi date du 26 juillet 2017, soit depuis plus de cinq ans avant l’assignation.
 La société Euris Health Cloud réplique qu’elle a légitimement et de bonne foi considérée que les agissements déloyaux et parasitaires de la société Sewan avait cessé pendant plusieurs mois, dès lors que les termes “cloud santé” n’étaient plus utilisés pendant un temps sur son site internet, tandis qu’elle vise de nouveaux faits constatés en juillet 2018.
Réponse du juge de la mise en état

 L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
 Le régime de la prescription de l’action en concurrence déloyale obéit aux règles définies par l'article 2224 précité (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2021, 19-19.487).
 En l’espèce, dans son courrier du 19 juillet 2018, la société Euris Health Cloud indique que la société Sewan s’était conformée à ses demandes de cessation d’usage des termes “cloud santé”, notamment en rendant inactif le lien <https://www.sewan.fr/cloud-santé>, mais qu’elle a depuis constaté que le lien avait été réactivé et que le signe était de nouveau présent sur le site. Cependant, elle ne fournit aucun élément attestant de cette inactivité du lien. Sa simple affirmation ne suffit pas à prouver une cessation des faits litigieux et l’existence de faits distincts en 2018.
 En conséquence, le délai de prescription court à compter de la date de la première lettre de mise en demeure envoyée par la société Euris Health Cloud qui atteste de la connaissance par celle-ci des faits critiqués, c’est à dire à compter du 2 août 2017. La société Euris Health Cloud disposait jusqu’au 2 août 2022 pour assigner la société Sewan en concurrence déloyale et parasitaire pour l’usage sur son site internet des termes “cloud santé”.
 Il en résulte que la demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire intentée par la société Euris Health Cloud est prescrite et donc irrecevable.
3) Sur les dispositions finales

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
 En application de l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
 La société Euris Health Cloud et M. [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer 4000 euros à la société Sewan au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Déclare irrecevables, comme forcloses, les demandes de la société Euris Health Cloud et M. [E] [Z] en contrefaçon des marques dont M. [E] [Z] est titulaire ;

Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes en concurrence déloyale et parasitaire de la société Euris Health Cloud à l’encontre de la société Sewan ;

Condamne in solidum la société Euris Health Cloud et M. [E] [Z] aux dépens ;

Condamne in solidum la société Euris Health Cloud et M. [E] [Z] à payer 4000 euros à la société Sewan en application de l’article 700 du code de procédure civile

Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 7 mars 2024 à 14h10 pour dernières conclusions de la société Euris Health Cloud et M. [E] [Z] sur la nullité de la marque verbale française “Sewan cloud santé” n°4382012.

Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2024

La greffière Le juge de la mise en état