Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2016

COMM.

 IK



 COUR DE CASSATION
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 Audience publique du 20 septembre 2016




 Rejet


 Mme MOUILLARD, président



 Arrêt n° 764 F-D

 Pourvoi n° M 14-28.356







 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 _________________________

 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 Statuant sur le pourvoi formé par la société Cabinet continental, exerçant sous l'enseigne Labo Derma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

 1°/ à la société Laboratoire Bioderma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

 2°/ à la société MF Production, société anonyme, dont le siège est [...] ,

 défenderesses à la cassation ;

 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 Vu la communication faite au procureur général ;

 LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

 Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cabinet continental, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société MF Production, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Laboratoire Bioderma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 2014), que la Société d'exploitation française de recherche Bioderma (SEFRB), titulaire de marques « Bioderma », enregistrées afin de désigner respectivement des « savons, huiles essentielles, tous produits cosmétiques » et des « produits cosmétiques pour les soins de la peau, à potentiel hydrogène neutre », a consenti à la société Lipha, devenue la société Laboratoire Bioderma, une licence pour leur exploitation ; que ces deux parties ont assigné les sociétés Cabinet continental (la société CLM) et MF Productions en contrefaçon de ces marques et concurrence déloyale ; qu'en cours d'instance, la société SEFRB a fait l'objet d'une fusion-acquisition par la société Laboratoire Bioderma ;

 Sur le deuxième moyen :

 Attendu que la société CLM fait grief à l'arrêt de déclarer valables les marques verbales renouvelées « Bioderma », déposées, pour l'une, à l'Institut national de la propriété industrielle le 25 septembre 1986 sous le n° 1 371 960 et, pour l'autre, le 26 avril 1990 à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le n° R 267 207 A et concernant la partie française de la marque verbale « Bioderma » enregistrée au registre international des marques le 19 mars 1963 alors, selon le moyen :

 1°/ que le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ; que la cour d'appel qui s'est déterminée au regard de l'activité du titulaire de la marque et des produits considérés, sans rechercher si la marque présentait un caractère distinctif au regard de chacun des produits visés au dépôt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

 2°/ que, selon la présentation faite par la société Laboratoire Bioderma, notamment dans ses documents promotionnels, les produits de la marque « Bioderma » ont pour objet de « mettre la BIOlogie au service de la DERMATOLOGIE » ; qu'après avoir constaté qu'à l'époque des dépôts des marques litigieuses « dans le langage courant l'élément verbal « bio » évoquait seulement de manière imprécise, par l'étymologie du mot « biologie », l'idée de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant d'un laboratoire de biologie », la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que « n'ayant ainsi, à l'époque, de chacun des dépôts de marque concernés, aucune signification directe particulière, l'élément Bio n'indiquait, lui-même, ni l'usage des produits désignés par la marque BIODERMA, ni les qualités essentielles ou les caractéristiques de ces produits », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

 3°/ qu'un signe verbal est descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés ; qu'en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que le terme « Bioderma » avait plusieurs significations possibles pour considérer qu'elle n'était pas descriptive, la cour d'appel a vidé les dispositions l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, tel qu'elles doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

 4°/ que l'élément « BIO » est mentionné en tant que « préfixe » et « élément », de manière continue, dans le Dictionnaire de la Langue Française Hachette de 1873, dans le Grand Larousse Encyclopédique de 1960, et dans le Grand Larousse de la langue française de 1986 ; qu'en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que « l'élément « bio » n'est pas mentionné en tant que mot dans les extraits de dictionnaires de cette période (éditions Larousse, Hachette et Flammarion principalement) produits aux débats » et qu'il « y est défini comme préfixe tiré du grec Bios » pour considérer que la marque « Bioderma » n'était pas descriptive, la cour d'appel a violé les dispositions l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

 Mais attendu, d'une part, que, constatant que tous les produits désignés aux enregistrements étaient « en relation avec la peau », la cour d'appel a pu, sans manquer à son obligation d'évaluer le caractère distinctif de la marque au regard de chacun des produits visés dans son enregistrement, se déterminer au vu de cette caractéristique commune et essentielle ;

 Attendu, d'autre part, que les documents promotionnels de la société Laboratoire Bioderma se bornant à indiquer que les produits marqués avaient pour objet de mettre la biologie au service de la dermatologie, il ne s'en déduisait pas que le terme bioderma était ainsi tenu pour descriptif d'une caractéristique de ces produits ;

 Attendu, par ailleurs, que la cour d'appel n'a pas relevé que, parmi les significations de ce terme, il en existerait une qui revêtirait un caractère descriptif pour les produits concernés ;

 Et attendu, enfin, que la nature grammaticale du terme bio est sans incidence sur le caractère distinctif du signe bioderma pour de tels produits ;

 D'où il suit qu'inopérant en ses deuxième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

 Sur le troisième moyen :

 Attendu que la société CLM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance des droits attachés à la marque « Bioderma » alors, selon le moyen, qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; que seul un usage sérieux de la marque pour chacun des produits ou services désignés par l'enregistrement est de nature à faire obstacle à la déchéance ; qu'en énonçant, pour juger que l'usage du signe verbal « Bioderma » par la société Laboratoire Bioderma devait être considéré comme ayant été fait à titre de marque, que« pendant la période considérée, Bioderma a utilisé le signe verbal Bioderma, à titre de marque, dans le cadre de ses relations commerciales et de ses actions publicitaires pour identifier et promouvoir des produits de la classe 3 visés par les deux dépôts de marque concernés », sans constater que la société Laboratoire Bioderma justifiait d'un usage effectif de la marque « Bioderma » sur le marché pour désigner les produits visés par cette marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

 Mais attendu qu'ayant relevé, notamment au vu des documents publicitaires produits aux débats, que durant la période de référence, la dénomination Bioderma était utilisée pour rassembler sous ce seul nom un panel de produits portant eux-mêmes des marques distinctes, qu'elle avait ainsi pour fonction d'identifier, à l'intention des consommateurs, divers produits mis sur le marché, regroupés dans la même gamme Bioderma, que l'objectif était notamment de faire bénéficier les produits de la notoriété et de l'image de cette dénomination, tout en les dotant d'une identité spécifique facilitant la communication, et qu'ainsi s'est établi, dans la vie des affaires, un lien entre le signe constituant la marque verbale « Bioderma » et les produits commercialisés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société avait mis sur le marché, sous cette forme de présentation, les produits couverts par la marque et qu'un tel usage avait été fait à titre de marque ; que le moyen n'est pas fondé ;

 Sur le quatrième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

 Attendu que la société CLM fait grief à l'arrêt de dire que les dénominations bio-ph6-derma, bio-ph4-derma, et toute autre formule similaire utilisée pour la commercialisation de ses produits relevant de la classe 3 constituent la contrefaçon des marques verbales « Bioderma » alors, selon le moyen :

 1°/ qu'en l'absence de reproduction à l'identique de la marque revendiquée, la contrefaçon ne peut être appréhendée que sous l'angle de l'imitation et de la démonstration d'un risque de confusion, lequel doit faire l'objet d'une appréciation globale qui dépend, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés ; que la cour d'appel qui, après avoir procédé à un examen des similitudes entre les deux marques sur l'aspect visuel et phonétique et procédé à la comparaison intellectuelle entre les signes, s'est bornée à en déduire un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, elle se référait à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre et rappelait que la marque « Bioderma » avait un faible pouvoir distinctif ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle était contrefaite non par reproduction mais par imitation au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, sans répondre au moyen soulevé par la société CLM, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

 Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que les signes en présence ont une apparence et une sonorité similaires et que les ressemblances l'emportent sur les différences au point de susciter une confusion dans l'esprit du consommateur d'une attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux, a ainsi procédé à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques ;

 Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, au plan visuel, que, dans le signe incriminé, l'élément dominant est le nom Bioderma, la présence d'éléments figuratifs et la formule ph6 ne suffisant pas à effacer cette prééminence, au plan phonétique, que la prééminence du nom Bioderma est si forte que, ni l'agrandissement de la lettre « o » par rapport aux autres lettres, ni l'insertion de l'élément « ph6 » ne conduisent à prononcer ce dernier élément, de sorte que le signe de la société CLM se lit et s'entend de la même façon que le signe Bioderma et, au plan intellectuel, que la formule « ph6 » n'apporte pas d'évocation spécifique distincte de celle de la dénomination Bioderma, la cour d'appel a fait ressortir que le degré de ressemblance était très élevé et ainsi répondu, en l'écartant, au moyen prétendument délaissé ;

 D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

 Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches, ni sur les cinquième, sixième et septième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi ;

 Condamne la société Cabinet continental aux dépens ;

 Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Laboratoire Bioderma la somme de 3 000 euros et à la société MF Productions la somme de 3 000 euros ;

 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet continental

 PREMIER MOYEN DE CASSATION

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables les marques verbales BIODERMA déposées pour l'une à l'INPI le 25 septembre 1986, sous le n° 1 371 960 (renouvelée le 26 juin 1996), pour l'autre le 26 avril 1990 à l'OMPI sous le n° R 267 207 A et concernant la partie française de la marque verbale BIODERMA enregistrée auprès de cet organisme au registre international des marques le 19 mars 1963 et renouvelée le 19 mars 1983 ;

 AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la prise en compte, d'une part, de décisions de juridictions ou d'administrations de pays étranger, et, d'autre part, de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 21 février 2013, que la société CABINET CONTINENTAL expose que plusieurs juridictions de pays étrangers, et en particulier le Tribunal fédéral Suisse (par décision du 16 février 2000), considérant que la marque internationale BIODERMA ne présentait aucun caractère distinctif, ont refusé d'enregistrer cette marque ou ont annulé l'enregistrement de celle-ci ; qu'elle fait valoir qu'en conséquence, pour décider de la validité de la marque verbale BIODERMA, la Cour doit se déterminer en fonction non seulement du droit interne français mais également des décisions de refus de protection rendues par des juridictions ou des administrations étrangères ; mais qu'en application du principe de territorialité de la protection attachée à la marque, la validité de la marque française BIODERMA déposée à l'INPI le 25 septembre 1986 doit s'apprécier au regard des dispositions du droit interne français ; que, s'agissant de la partie française de la marque verbale internationale le moyen soulevé doit être examiné au regard des dispositions de l'arrangement de MADRID du 27 juin 1989 invoqué par la société LABORATOIRE BIODERMA ; que, selon les dispositions de l'article 5.6. de cette convention internationale, le titulaire d'un enregistrement de marque dans son pays d'origine peut effectuer, sur la base de celui-ci, un enregistrement international ; que l'enregistrement international vaut alors comme dépôt national dans les pays adhérents désignés ; que, néanmoins, chacun de ces pays décide ensuite, au regard de sa loi interne, de la validité de cet enregistrement sur son territoire ; qu'il en résulte que chaque pays désigné est autorisé à invalider en tout ou partie, sur son territoire, l'enregistrement international, dans les mêmes conditions qu'un enregistrement national ; qu'en application du principe de territorialité rappelé ci-dessus, les décisions prises dans ce cadre par des juridictions ou des administrations de pays étrangers ne peuvent recevoir application en France ; que la validité des deux marques verbales BIODERMA considérées doit donc être déterminée selon les dispositions du droit interne français ; que le moyen ne peut donc être retenu ; que la société CABINET CONTINENTAL considère également que la validité des marques verbales BIODERMA doit se déterminer en prenant en considération l'arrêt du Tribunal de l'Union Européenne du 21 février 2013 ; que la société LABORATOIRE BIODERMA fait valoir essentiellement, en réponse, que par cette décision le Tribunal de l'Union Européenne, d'une part, n'a annulé la décision de la chambre de recours de l'OHMI qu'en ce qui concerne les substances diététiques à usage médical relevant de la classe 5 et, d'autre part, sans se prononcer sur le caractère distinctif de la marque verbale BIODERMA dans d'autres pays que la GRECE et CHYPRE, a retenu que les éléments « bio » et « derma » étant des termes de la langue grecque, la marque était descriptive sur le territoire de ces deux derniers pays ; qu'elle en déduit qu'en application de l'article 45-4 du règlement C.E. n° 2868/95 la transformation de la marque communautaire en marque nationale ne pourra être exclue que pour la GRECE et CHYPRE, le Tribunal de l'Union Européenne n'ayant déclaré nulle la marque communautaire BIODERMA que par référence à la langue de ces deux Etats membres ; qu'elle ajoute que cette analyse est confortée par le fait que l'OHMI (Office d'Harmonisation des Marques Internationales) a transmis à la FRANCE, le 20 février 2014, une demande de transformation de la marque communautaire BIODERMA en marque Nationale ; que, cela exposé, le jugement du février 2013 concerne exclusivement le dépôt à l'OHMI le 15 avril 2003 de la marque communautaire BIODERMA ; que le présent litige a, quant à lui, pour objet des enregistrements à la fois distincts de l'enregistrement communautaire et antérieurs à celui-ci : l'un portant sur la marque française déposée à l'INPI le 25 septembre 1986, l'autre portant sur la partie française de la marque verbal BIODERMA enregistrée auprès de cet organisme au registre international des marques le 19 mars 1963 et renouvelée le 19 mars 1983 ; que la décision rendue par le Tribunal de l'Union Européenne ne peut donc être retenue comme élément d'appréciation de la validité des deux marques verbales BIODERMA, objet du présent litige ;

 ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 20), la société CABINET CONTINENTAL avait invoqué l'arrêt rendu le 16 février 2000 par le Tribunal Fédéral Suisse et la décision rendue le 21 février 2013 par le Tribunal de l'Union Européenne à titre d'élément d'appréciation du caractère non distinctif de la marque BIODERMA ; qu'en énonçant néanmoins que l'exposante« fait valoir qu'en conséquence, pour décider de la validité de la marque verbale BIODERMA, la Cour doit se déterminer en fonction non seulement du droit interne français mais également des décisions de refus de protection rendues par des juridictions ou des administrations étrangères », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société CABINET CONTINENTAL et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;

 ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, Qu'en application de la directive européenne 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, « les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, devraient être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui peuvent donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question » ; qu'en refusant d'examiner les décisions produites, et notamment l'arrêt rendu le 21 février 2013 par le Tribunal de l'Union Européenne, au motif inopérant que le présent litige avait pour objet des enregistrements à la fois distincts de l'enregistrement communautaire et antérieures à ce celui-ci, la Cour d'appel a méconnu ensemble la directive européenne 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et l'article 9 du Code de procédure civile.

 DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables les marques verbales BIODERMA déposées pour l'une à l'INPI le 25 septembre 1986, sous le n° 1 371 960 (renouvelée le 26 juin 1996), pour l'autre le 26 avril 1990 à l'OMPI sous le n° R 267 207 A et concernant la partie française de la marque verbale BIODERMA enregistrée auprès de cet organisme au registre international des marques le 19 mars 1963 et renouvelée le 19 mars 1983 ;

 AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de l'absence de caractère distinctif, la validité d'une marque désignant un produit destiné au grand public s'apprécie, d'une part, en considération des dispositions légales applicables au moment du dépôt de la marque (Cass. com., 16 décembre 2008) et, d'autre part, en recherchant qu'elle était, à la date du dépôt de la marque, la manière dont le signe qui la constitue était compris par le consommateur ; qu'en l'espèce, la société SEFRB (aux droits de laquelle se trouve désormais la société LABORATOIRE BIODERMA) était titulaire pour le territoire français des deux marques verbales suivantes qui sont l'objet du présent litige :
 - la marque française déposée à l'INPI le 25 septembre 1986 pour une protection dans la classe 3
 - la marque internationale BIODERMA déposée le 19 mars 1963 qui lui avait été cédée pour sa partie française le 26 avril 1990 ;
 que la validité des marques verbales susvisées, invoquée par la société LABORATOIRE BIODERMA, doit donc s'apprécier en fonction des dispositions légales en vigueur, respectivement au 19 mars 1963 et au 25 septembre 1986 ; qu'en considération de ces dates, les dispositions légales à appliquer en l'espèce pour apprécier la validité des marques verbales BIODERMA sont celles de l'article 3 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, l'article L. 711-2 b du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 4 janvier 1991, n'étant pas en application aux dates de dépôt susvisées ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 : « Ne peut être considérées comme marques :
 - celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public,
 - celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit ».
 qu'en l'espèce, s'agissant de produits destinés au grand public, il convient pour l'application de ce texte, l'article 3 susvisé, de se placer aux dates de dépôt des marques concernées, pour déterminer la manière dont la dénomination qui constitue la marque était alors comprise par le consommateur ; qu'à cet égard, le seul fait qu'un des éléments composant la marque évoque un produit ne suffit pas à écarter le caractère distinctif de celle-ci ; que, par ailleurs, la seule circonstance que chacun des éléments d'une marque verbale, pris séparément soit dépourvu de caractère distinctif, n'exclut pas que la combinaison que forment ces éléments, présente un caractère distinctif ; que celui-ci peut être retenu dès lors que la dénomination qui résulte du regroupement de ces éléments n'a pas, en elle-même, de signification particulière et qu'elle produit une impression d'ensemble éloignée de celle que crée, chacun pris isolément, les éléments qui la composent ; qu'en l'espèce, la dénomination BIODERMA étant composée de deux éléments verbaux « bio » et « derma », il convient de rechercher, tout d'abord à partir des documents versés aux débats si, en 1963 et 1986, époque de chacun des dépôts, une signification était communément donnée à chacun de ces éléments ; que l'élément« Bio »n'est pas mentionné en tant que mot dans les extraits de dictionnaires de cette période (éditions Larousse, Hachette et Flammarion principalement) produits aux débats ; qu'il y est défini comme préfixe tiré du grec Bios (qui signifie vie) et entrant dans la composition de nombreux mots ; que figure dans ces dictionnaires le terme « biologie », défini comme étant « la science des lois de l'organisme et des actes organiques » ou encore « la science générale de la vie » ; qu'il en résulte que dans le langage courant l'élément verbal « bio » évoquait seulement de manière imprécise, par l'étymologie du mot « biologie », l'idée de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant d'un laboratoire de biologie ; que n'ayant ainsi, à l'époque, de chacun des dépôts de marque concernés, aucune signification directe particulière, l'élément Bio n'indiquait, lui-même, ni l'usage des produits désignés par la marque BIODERMA, ni les qualités essentielles ou les caractéristiques de ces produits ; que la société CABINET CONTINENTAL produit sur ce point des articles et études spécialisées qui, présentant l'historique de la notion de « Bio » en lien avec l'apparition de l'agriculture biologique, définissant celle-ci comme étant une discipline respectueuse de la nature et de l'environnement ; mais que, d'une part, ces documents montrent que la notion de « bio » ainsi définie, est apparue progressivement dans les milieux spécialisés pour ne s'y imposer que dans le courant des années 1980 ; que, d'autre part, l'appréciation du caractère distinctif ne peut se faire à partir de la connaissance du mot qu'avaient alors les professionnels ou les spécialistes du domaine considéré, mais à partir de la signification, le cas échéant, à l'époque des dépôts, le consommateur moyen pouvait attacher au terme « bio » ; qu'en considération des définitions données par les dictionnaires de l'époque, ci-dessus rapportées, il n'est pas démontré qu'en 1963 ni même en 1986 le terme Bio évoquait pour le consommateur moyen français le sens de produit élaboré dans le respect de l'environnement ; que ce n'est que plus tard que le terme « bio » a acquis un sens propre dans le langage courant pour évoquer désormais l'idée de respect de l'environnement, d'utilisation de matières naturelles et de procédés de fabrication écologiques ; que la généralisation actuelle du terme « bio » pour désigner un produit élaboré dans le respect de l'environnement est donc inopérante pour apprécier le caractère distinctif de la marque au moment de chaque dépôt ; que, s'agissant de l'élément « derma », celui-ci ne figure pas comme tel dans les dictionnaires des périodes concernées lesquels le présentent exclusivement comme un élément entrant dans la composition de nombreux mots; que ces dictionnaires définissent le terme voisin « derme » comme désignant la couche profonde de l'épiderme, ainsi que comme étant le tissu qui fait le corps de la peau ; qu'ils précisent qu'il vient du grec derma « peau » ; que l'élément derma était donc compris à la période des dépôts de marque concernés comme désignant la peau et donc en l'occurrence un produit pour la peau ; mais que si l'élément « derma » présente un caractère évocateur pour désigner les produits en relation avec la peau, la juxtaposition de cet élément et de bio donne à l'ensemble Bioderma un pouvoir distinctif propre ; que la combinaison de l'élément « bio », trop général pour être descriptif, et de l'élément « derma » confère en effet à l'ensemble de la dénomination Bioderma, qui constitue la marque, un caractère distinctif dans la mesure où, à l'époque des dépôts concernés, la dénomination verbale « Bioderma » n'avait pas dans le langage courant de signification propre et qu'elle offrait ainsi plusieurs interprétations possibles ; que, de ce qui précède, il résulte que le signe Bioderma ne peut être considéré comme étant constitué exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit, de la qualité essentielle ou de la composition de celui-ci ; que les marques verbales BIODERMA sont donc distinctives ; qu'elles seront en conséquence déclarées valables et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

 ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ;que la Cour d'appel qui s'est déterminée au regard de l'activité du titulaire de la marque et des produits considérés, sans rechercher si la marque présentait un caractère distinctif au regard de chacun des produits visés au dépôt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

 ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon la présentation faite par la société LABORATOIRE BIODERMA, notamment dans ses documents promotionnels, les produits de la marque BIODERMA ont pour objet de « mettre la BIOlogie au service de la DERMATOLOGIE »; qu'après avoir constaté qu'à l'époque des dépôts des marques litigieuses « dans le langage courant l'élément verbal « bio » évoquait seulement de manière imprécise, par l'étymologie du mot « biologie », l'idée de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant d'un laboratoire de biologie », la Cour d'appel, qui a néanmoins jugé que « n'ayant ainsi, à l'époque, de chacun des dépôts de marque concernés, aucune signification directe particulière, l'élément Bio n'indiquait, lui-même, ni l'usage des produits désignés par la marque BIODERMA, ni les qualités essentielles ou les caractéristiques de ces produits », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

 ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'un signe verbal est descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés ; qu'en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que le terme « BIODERMA » avait plusieurs significations possibles pour considérer qu'elle n'était pas descriptive, la Cour d'appel a vidé les dispositions l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, tel qu'elles doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

 ALORS, ENFIN, QUE l'élément « BIO » est mentionné en tant que « préfixe » et « élément », de manière continue, dans le Dictionnaire de la Langue Française Hachette de 1873, dans le Grand Larousse Encyclopédique de 1960,et dans le Grand Larousse de la langue française de 1986 ; qu'en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que « l'élément « bio » n'est pas mentionné en tant que mot dans les extraits de dictionnaires de cette période (éditions Larousse, Hachette et Flammarion principalement) produits aux débats » et qu'il « y est défini comme préfixe tiré du grec Bios » pour considérer que la marque BIODERMA n'était pas descriptive, la Cour d'appel a violé les dispositions l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964.




 TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la société CABINET CONTINENTAL de déchéance de la marque BIODERMA ;

 AUX MOTIFS QUE, sur la détermination de la période de référence à retenir pour l'examen de la demande de déchéance, la société CABINET CONTINENTAL demande la déchéance du droit pour la société LABORATOIRE BIODERMA d'exploiter la marque BIODERMA ; qu'au soutien de sa demande, elle invoque le défaut d'usage sérieux de marque pendant les 5 ans ayant précédé la date de la demande de déchéance soit, selon elle, avant ses conclusions déposées pour l'audience de référé du 22 juin 1995 ; que la société LABORATOIRE BIODERMA fait valoir que les conclusions de référé invoquées par la société CABINET CONTINENTAL comme point de départ de cette période ne peuvent produire cet effet, dès lors qu'elles ne contenaient pas de demande déchéance, mais se bornaient à faire état de contestations sérieuses ; qu'elle indique que le délai de cinq ans a commencé à courir le 20 octobre 1997, date de dépôt de conclusions au fond en première instance portant demande de déchéance ; que, sur le fond, elle soutient avoir fait durant la période de 5 ans ayant précédé la date de la demande de déchéance au sens de l'article L. 714- 5 du Code de la propriété intellectuelle, un usage sérieux de la marque BIODERMA ; que l'application de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas contestée ; que les pièces produites font apparaître que la société CABINET CONTINENTAL n'a formé pour la première fois de demande de déchéance de marque, que par conclusions notifiées le 20 octobre 1997 ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé du 11 juillet 1995 que les conclusions notifiées par la société CABINET CONTINENTAL dans le cadre du référé, pour une audience du 22 juin 1995, ne contiennent aucune demande de déchéance, la société CABINET CONTINENTAL sollicitant alors seulement, d'une façon générale, le rejet des demandes adverses en raison de contestations sérieuses, avec parmi celles-ci un défaut allégué, d'exploitation de marque, en tant que marque ; que le délai de cinq ans a donc commencé à courir le 20 octobre 1997, date de dépôt de conclusions au fond en première instance portant demande de déchéance ; qu'il appartient, en conséquence, à la société LABORATOIRE BIODERMA de justifier d'un usage sérieux de la marque BIODERMA pendant la période du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997 ;

 ET AUX MOTIFS QUE, sur le fond, selon les dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle applicables en l'espèce, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
 Est assimilé à un tel usage :

 b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
 (…) la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens » ; que l'usage sérieux de la marque s'entend d'un usage de celle-ci en tant que marque ; qu'il y a ainsi exploitation sérieuse lorsque, dans la relation avec la clientèle, la marque est utilisée dans sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité des produits pour lesquels elle a été enregistrée ; qu'un tel usage suppose l'utilisation de la marque dans la vie des affaires pour désigner des produits protégés parce que visés dans l'enregistrement ou le dépôt ; que l'exploitation normale de la marque à titre de marque peut revêtir des aspects variés, tels que l'apposition sur les produits, ou encore la figuration de la marque sur des catalogues, documents publicitaires ou revues ; que, plus généralement dans cet ordre d'idées, elle se réalise par le fait de représenter la marque dans toutes sortes d'actions publicitaires dont elle est le support ; que la preuve d'un usage sérieux de la marque au sens du texte précité peut être apporté par tous moyens, et notamment des supports publicitaires, des factures comportant une référence à la marque contestée, des articles de presse, dès lors que ces documents montrent l'exploitation du signe pour désigner les produits concernés et la date des actes d'exploitation ; que l'usage sérieux requis peut résulter aussi bien de l'usage de la marque elle-même que de l'usage d'un élément de celle-ci, ou encore de celui d'un élément distinct combiné avec la marque enregistrée ; qu'il suffit dans ces cas que le consommateur perçoive effectivement le produit concerné, désigné par la marque, comme provenant d'une entreprise déterminée ; qu'il en résulte que l'emploi d'une marque par le titulaire de celle-ci, sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, n'est pas de nature à faire encourir la déchéance de la marque (Cass. com., 27 mai 1997) ; (…) que, sur le droit de la société LABORATOIRE BIODERMA d'exploiter la marque verbale BIODERMA ainsi que les autres marques qu'elle utilise, la preuve de l'existence de ce droit est rapportée par les documents contractuels versés aux débats ; qu'il résulte en effet de ces documents :
 - d'une part, que la société SEFRB :
 - a déposé à l'INPI le 25 septembre 1986 la marque verbale française BIODERMA pour désigner des produits relevant de la classe 3 : « savons, huiles essentielles ; tous produits cosmétiques »,
 - a acquis par contrat de concession du 21 juillet 1988 le portefeuille de marques de la société BIODERMA (mise en liquidation judiciaire le 27 août 1987),
 - a acquis le 26 avril 1990 pour sa partie française la marque internationale BIODERMA enregistrée l 19 mars 1963 auprès de l'OMPI pour une protection dans la classe 3,
 - a confirmé par avenant n° 5 (du 11 avril 1991) au contrat de concession conclu avec la société LIPH le 28 décembre 1984 que la licence portait sur un ensemble de marques dont la marque BIODERMA et l'ensemble des marques désignées par celle-ci dans sa fonction de « marque-ombrelle »,
 - et a conclu avec la société LABORATOIRE BIODERMA, créée le 15 mai 1992, un contrat de concession de licences de marques ;
 - et d'autre part que, par le contrat de cession de fonds de commerce du 24 décembre 1998 et ses annexes, conclu avec la société SEFRB, la société LABORATOIRE BIODERMA a acquis les marques verbales BIODERMA concernées par le présent litige ainsi que l'ensemble des marques exploitées par la cédante ; que le moyen tiré d'une absence de preuve du droit d'exploitation des marques concernées ne peut donc être retenu ;
 Que, sur l'exploitation de la marque BIODERMA à titre de marque, la société LABORATOIRE BIODERMA justifie par les documents qu'elle produit, à savoir notamment :
 - plaquettes de présentation,
 - factures d'impression de documents publicitaires,
 - articles de presse,
 - documents publicitaires,
 - catalogues,
 - documents relatifs à l'organisation annuelle de 1992 à 1997 de manifestations en vue de la remise de prix dermatologiques « BIODERMA » ;
 que, pendant la période de référence considérée, elle a exploité la marque BIODERMA, d'une part, sous la forme d'une « marque-ombrelle » et, d'autre part, sous une forme qui, associant des éléments graphiques, diffère de la marque verbale « BIODERMA » dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ; que, sur l'usage sous forme de marque-ombrelle, les pièces susvisées et, en particulier, les supports publicitaires montrent que, durant la période de référence, la dénomination BIODERMA était utilisée pour rassembler sous ce seul nom un panel de produits portant eux-mêmes des marques distinctes ; que la marque-ombrelle avait ainsi pour fonction d'identifier, à l'intention des consommateurs, divers produits mis sur le marché, regroupé sous la même gamme « BIODERMA », l'objectif étant notamment de faire bénéficier les produits de la notoriété et de l'image de la marque-ombrelle, tout en les dotant d'une identité spécifique facilitant la communication ; que sous la forme ainsi décrite, la dénomination BIODERMA a ainsi été, durant la période considérée, utilisée à titre de marque principale pour identifier « des produits BIODERMA » regroupés sous forme de gammes ; qu'il résulte des documents susvisés et il n'est pas sérieusement contestable que, pendant la période considérée, la société LABORATOIRE BIODERMA a mis sur le marché, sous cette forme de présentation, les produits couverts par la marque BIODERMA, dont elle assurait la promotion par l'ensemble de ces documents ; que par l'utilisation que la société LABORATOIRE BIODERMA a ainsi faite du signe verbal BIODERMA, il s'est établi, dans la vie des affaires, un lien entre le signe constituant la marque verbale BIODERMA et les produits commercialisés ; qu'un tel usage doit être considéré comme ayant été fait à titre de marque ; que, sur l'usage sous une forme comportant des variantes par rapport au signe verbal déposé, dans les documents versés aux débats et afférents à la période concernée, le nom BIODERMA est soit reproduit juste au-dessus de la dénomination LABORATOIRE BIODERMA, soit accolé à un logo de couleur essentiellement constitué de rectangles et de carrés ; qu'ainsi, par exemple, sur les plaquettes publicitaires présentant les produits de la marque-ombrelle BIODERMA, la dénomination BIODERMA est associée à l'élément graphique susvisé, lequel se retrouve, à titre de rappel, sur la représentation de chacun des produits commercialisés présenté dans ce document ; que l'examen des documents produits montre que, compte tenu de la disposition respective du logo et du nom BIODERMA, l'attention est principalement appelée par le nom BIODERMA, en sorte que la présence de ce logo à côté de la dénomination BIODERMA n'exclut pas le caractère distinctif de celle-ci ; que cette utilisation de la marque BIODERMA établit un lien suffisant entre le signe qui constitue la marque verbale pour les produits protégés par le dépôt (et l'enregistrement) et les produits commercialisés ; qu'un tel usage vaut exploitation à titre de marque ; que l'ensemble des documents produits et ci-dessus rappelés fait apparaître que, pendant la période considérée, BIODERMA a utilisé le signe verbal BIODERMA, à titre de marque, dans le cadre de ses relations commerciales et de ses actions publicitaires pour identifier et promouvoir des produits de la classe 3 visés par les deux dépôts de marque concernés ; que la société LABORATOIRE BIODERMA prouve ainsi avoir fait un usage réel et sérieux en FRANCE de la marque verbale BIODERMA pendant la période considérée ; que la demande de déchéance doit être rejetée ;

 ATTENDU, Qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; que seul un usage sérieux de la marque pour chacun des produits ou services désignés par l'enregistrement est de nature à faire obstacle à la déchéance ; qu'en énonçant, pour juger que l'usage du signe verbal « BIODERMA » par la société LABORATOIRE BIODERMA devait être considéré comme ayant été fait à titre de marque, que« pendant la période considérée, BIODERMA a utilisé le signe verbal BIODERMA, à titre de marque, dans le cadre de ses relations commerciales et de ses actions publicitaires pour identifier et promouvoir des produits de la classe 3 visés par les deux dépôts de marque concernés », sans constater que la société LABORATOIRE DERMA justifiait d'un usage effectif de la marque BIODERMA sur le marché pour désigner les produits visés par cette marque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

 QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dénominations bio-ph6-derma, bio-ph4-derma, et toute autre formule similaire utilisées par la société CABINET CONTINENTAL pour la commercialisation de ses produits relevant de la casse 3 constituent la contrefaçon des marques verbales BIODERMA déposées pour l'une à l'INPI le 25 septembre 1986, sous le n° 1 371 960 (renouvelée le 26 juin 1996), et pour l'autre le 26 avril 1990 à l'OMPI sous le n° R 267 207 A et concernant la partie française de la marque verbale BIODERMA enregistrée auprès de cet organisme au registre international des marques le 19 mars 1963 et renouvelée le 19 mars 1983 ;

 AUX MOTIFS QUE, sur l'action en contrefaçon dirigée contre la société CABINET CONTINENTAL fondée sur l'utilisation du signe Bio ph6 derma, la société LABORATOIRE BIODERMA reproche à la société CABINET CONTINENTAL de s'être rendue coupable d'actes des contrefaçon « en reproduisant ou à tout le moins en imitant » les marques verbales BIODERMA ; qu'elle fonde sa demande sur les dispositions des articles LABORATOIRE BIODERMA. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (relatifs à la reproduction et à l'imitation de marques ; que, pour s'opposer à la demande, la société CABINET CONTINENTAL fait valoir essentiellement ce qui suit :
 - elle exploite la marque semi-figurative « [...] [...] » déposée le 4 février 1994 à l'OMPI pour plusieurs pays dont la FRANCE;
 - la comparaison tant visuelle, phonétique qu'intellectuelle de sa marque et de la marque BIODERMA montre l'absence de risque de confusion car :
 - sa marque comprend des éléments supplémentaires : l'un figuratif résultant tant de l'insertion de l'élément « ph6 » dans la lettre O agrandie, que de la présence de traits : - un au-dessus du mot biOderma, - et deux autres au-dessous de celui-ci, le dernier de ces deux traits se terminant par quatre formes géométriques évoquant une fleur stylisée,
 - la prononciation de l'élément ph6 écarte toute ressemblance phonétique avec le signe BIODERMA,
 - le sigle ph6 est là pour illustrer la présence d'un potentiel hydrogène neutre ;
 Que, selon l'article L. 713-2 « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement » ;
 que, selon l'article L. 713-3 « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

 a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
 b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que les produits commercialisés, respectivement par chacune des parties, relèvent de la classe 3 visée par le dépôt des marques BIODERMA et qui regroupe les produits cosmétiques et de soins pour la peau ; que, sur l'aspect visuel, dans le signe argué de contrefaçon, l'élément dominant est le nom « BIODERMA », la présence d'éléments figuratifs et la formule ph6 ne suffisant pas à effacer cette prééminence ; que cet effet procède en particulier de ce que la formule ph6 est insérée dans la lettre o du nom BIODERMA où elle figure en petits caractères comparativement à ceux des éléments « biO » et « derma » ; que, sur le plan phonétique, la prééminence du nom BIODERMA est si forte que ni l'agrandissement de la lettre « O » par rapport aux autres lettres ni l'insertion de l'élément « ph6 » ne conduisent à prononcer ce dernier élément ; qu'ainsi le signe de la société CABINET CONTINENTAL se lit et s'entend sans tenir compte de la formule chimique « ph6 » et donc de la même façon que le signe BIODERMA ; que, par ailleurs, s'agissant de la comparaison intellectuelle de signes, la formule « ph6 » dont la signification n'est pas immédiatement perceptible par le grand public n'apporte pas au signe Bio ph6 derma d'évocation spécifique distincte de celle de la dénomination BIODERMA, les deux marques désignant les mêmes produits cosmétiques et de soins pour la peau ; que de ce qui précède, il résulte que les signes concernés ont une apparence et une sonorité similaires et que les ressemblances l'emportent sur les différences au point de susciter une confusion dans l'esprit du consommateur d'une attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux ; que la marque BIODERMA est ainsi contrefaite par la société CABINET CONTINENTAL non par reproduction mais par imitation au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

 ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant déclaré valables les marques verbales BIODERMA entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;

 ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant déclaré valables les marques verbales BIODERMA entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;

 ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant rejeté la demande formée par la société CABINET CONTINENTAL de déchéance de la marque BIODERMA entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;

 ALORS, DE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, Qu'en l'absence de reproduction à l'identique de la marque revendiquée, la contrefaçon ne peut être appréhendée que sous l'angle de l'imitation et de la démonstration d'un risque de confusion, lequel doit faire l'objet d'une appréciation globale qui dépend, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés ; que la Cour d'appel qui, après avoir procédé à un examen des similitudes entre les deux marques sur l'aspect visuel et phonétique et procédé à la comparaison intellectuelle entre les signes, s'est bornée à en déduire un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

 ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 45 et 46), la société CABINET CONTINENTAL se référait à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèqueme