Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2016

COMM.

 CH.B



 COUR DE CASSATION
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 Audience publique du 4 octobre 2016




 Cassation partielle sans renvoi


 Mme MOUILLARD, président



 Arrêt n° 814 F-D

 Pourvoi n° E 15-10.506







 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 Statuant sur le pourvoi formé par :

 1°/ la société Expertima, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

 2°/ M. R... G..., domicilié [...] et dans la procédure [...] ,

 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Ion Enterprises Ltd, dont le siège est [...] ),

 défenderesse à la cassation ;

 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 Vu la communication faite au procureur général ;

 LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

 Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Expertima et de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 Donne acte à la société Expertima et à M. G... de ce qu'ils se désistent du deuxième moyen de leur pourvoi ;

 Attendu que la société Ion Enterprises Ltd (la société Ion), titulaire, d'une part, d'un brevet européen désignant la France et couvrant un « procédé et dispositif de traitement de fluide », et propriétaire, d'autre part, de la marque française « ISB » enregistrée sous le n° 98 758 194, a agi en contrefaçon à l'encontre de la société Expertima et de M. G..., sur le fondement de chacun de ces titres ;

 Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

 Vu l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;

 Attendu que l'arrêt fait défense à la société Expertima et à M. G..., exerçant sous l'enseigne PG Conseils Eau-Economie-Environnement, de faire usage de la dénomination ISB pour désigner les produits de classe 11 et 37 protégés par la marque française 98 758 194 ;

 Qu'en statuant ainsi, alors que cette marque n'est enregistrée qu'afin de désigner des produits relevant de la classe 11 de la classification de Nice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




 Et sur le second moyen :

 Vu l'article 63 de la Convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973 ;

 Attendu que le brevet confère à son titulaire une protection pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;

 Attendu que l'arrêt prononce une mesure d'interdiction sous astreinte à l'encontre de la société Expertima et de M. G... ;

 Qu'en statuant ainsi, alors que, la société Ion ayant déposé sa demande auprès de l'Office européen des brevets le 24 janvier 1994, la période de protection conférée par ce titre était expirée au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

 PAR CES MOTIFS :

 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait défense à la société Expertima et à M. G..., exerçant sous l'enseigne PG Conseils Eau-économie environnement, de faire usage de la dénomination ISB pour désigner les produits de classes 37 protégés par la marque française 98 758 194, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, et en ce qu'il fait défense à la société Expertima et à M. G... de fabriquer, détenir, mettre dans le commerce, offrir à la vente, vendre directement et/ou par l'intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, tout dispositif reproduisant les caractéristiques des revendications du brevet précité, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par dispositif offert, livré ou vendu à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

 Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

 Rejette les demandes de la société Ion Enterprises Ltd tendant à voir interdire à la société Expertima et à M. G..., sur le fondement de la marque française 98 758 194, de faire usage de la dénomination ISB pour désigner les produits de classes 37, ainsi qu'à faire défense à la société Expertima et à M. G... de fabriquer, détenir, mettre dans le commerce, offrir à la vente et vendre directement ou par l'intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, tout dispositif reproduisant les caractéristiques des revendications du brevet EP 0 680 457 B2 ;

 Condamne la société Expertima et M. G... aux dépens, en ce compris ceux de l'arrêt partiellement cassé ;

 Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

 Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Expertima et M. G....

 PREMIER MOYEN DE CASSATION

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en nullité de la marque ISB pour dépôt frauduleux introduite par la société Expertima et Monsieur G..., de leur avoir fait défense, sous astreinte, de faire usage de la dénomination ISB pour désigner les produits des classes 11 et 37 protégés par la marque française n° 98 758 194 et de les avoir condamnés à verser à la société Ion la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque ;

 AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la marque <ISB>, celle-ci qui signifie <ION SCALE BUSTER> a été déposée : - telle quelle les 6 novembre 1998 et 20 avril 1999 par la société ION ; - suivie de <TECHNOLOGIES> le 23 juin 1999 par la société EXPERTIMA ; que de nombreuses lettres et/ou factures ont été envoyées : - par la société EXPERTIMA à la société ION : avec la mention <ION SCALE BUSTER (I.S.B.)> les (sic) 16 octobre 1992 ; avec la mention <I.S.B.> les 26-27 suivants et 8 octobre 1993, <ISB> les 14 décembre 1992 et 18 mai 1999 ; avec la mention (sic) ; - par la société ION à la société EXPERTIMA : avec la mention <ISB> en mars 1991, ainsi que les 4 mars 1993, 20 mai 1999 ; avec l'expression <ION SCALE BUSTER> les 13 avril 1992, 10 avril – 16 novembre 1993, 25 janvier 1994 et 20 mai 1999 ; avec l'expression <SCALE BUSTER> les 5 mai – 8 juillet– 25 septembre – 12 octobre 1992, 21 janvier – 22 février – 21 avril – 13 décembre 1993, 21 novembre – 12 décembre 1994, 5 avril – 22 mai – 4 juillet – 3 octobre – 29 novembre 1995, 4 août – 16 octobre 2003, 2 mars – 7 et 8 avril – 25 octobre 2004 ; avec l'expression <SCALE BUSTER ISB> le 19 janvier 2005 ; qu'en outre la société EXPERIMA a rédigé : une publicité non datée de 6 pages sur <SCALE BUSTER>, mention qui figure sur les photographies de ses produits ; une publicité en mars 1999 sur 12 pages intitulé (sic) <ISB> avec des photographies de ses produits comportant la mention <ISB>, et une publicité en mars 2003 sur 2 pages avec la même mention ; que de son côté la société ION a en outre : reçu les 5 septembre 1990 un certificat d'un organisme anglais en matière d'eau pour <SCALE BUSTER> ; obtenu le 15 mai 1992 la parution d'un dossier sur <SCALE BUSTER> dans l'annuel TECHNIQUES édité par LE MONITEUR ; fait paraître en janvier 1994 un article de 3 pages sur <ION SCALE BUSTER> ; organisé les 15-16-17-18 décembre 1995 une conférence internationale réunissant les distributeurs de <SCALE BUSTER> dont la société EXPERTIMA ; à une date inconnue rédigé une publicité de 8 pages sur <SCALE BUSTER>, mention qui figure sur les photographies de ses produits ; qu'il est exact que la société INON ENTERPRISES LTD a plusieurs fois utilisé <ION> suivi d'un numéro correspond (sic) à la taille du produit, mais ce faisant elle n'a aucunement renoncé à l'usage de <ISB> ou <ION SCALE BUSTER> ou <SCALE BUSTER> ; que tous les documents précités s'inscrivent dans une relation contractuelle entre ces 2 sociétés commencée en 1991, bien que formalisées seulement à compter du 19 décembre 1995, aux termes de laquelle la société EXPERTIMA est le distributeur en FRANCE des produits fabriqués par la société ION et diffusés par celle-ci sous diverses dénominations qui sont <ION> ou <ISB> ou <ION SCALE BUSTER> ou <SCALE BUSTER> ; qu'à aucun moment la société EXPERTIMA ne rapporte la preuve qu'elle a utilisé ces dénominations en dehors de sa qualité de distributeur de la société ION, ni même avant de connaître celle-ci ; qu'en outre <ISB> n'est l'acronyme que de <ION SCALE BUSTER> ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal d'une part a rejeté l'action en nullité de la marque <ISB> de la société ION pour dépôt frauduleux introduite par la société EXPERTIMA et Monsieur G..., et d'autre part a fait défense à ceux-ci de faire usage de la dénomination <ISB> pour désigner les produits de classes 11 et 37 protégés par la marque française 98 758 194, sous peine d'astreinte provisoire de 100 € 00 par infraction constatée à compter de la signification du jugement ; la société EXPERTIMA et Monsieur G..., parce que la première a perdu début 1999 sa qualité de distributeur de la société ION, n'a plus le droit de faire usage de l'acronyme <ISB> qui est l'intitulé de la marque déposée par cette dernière ; qu'or la société Ion a fait constater par Huissier de Justice la violation de cette perte du droit à <ISB> : - par la société EXPERTIMA les 25 octobre 2006 ainsi que (sic) 12 et 15 janvier 2007 ; - par Monsieur G... les 11 décembre 2006 et 15 janvier 2007 ; ce qui est évidemment de nature à créer une confusion dans l'esprit des acheteurs des appareils évitant la formation de tarte dans les canalisations d'eau, qui croiront à tort que les appareils proposés par la société EXPERTIMA et Monsieur G... sont ceux fabriqués par la société ION ; que cette dernière démontre avoir fait un usage sérieux de sa marque française <ISB> [signifiant <ION SCALE BUSTER>] depuis son dépôt suis le n° 98 758 194 le 6 novembre 1998 vu ses écrits précités des 20 mai 1999, 4 août – 16 octobre 2003, 2 mars – 7 et 8 avril – 25 octobre 2004 et 19 janvier 2005 ; que par ailleurs elle a assigné la société EXPERTIMA et Monsieur G... les 25 – 26 janvier 2007 ; que ce faisant, le délai de 5 ans de l'article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n'a pas pu exister ; qu'en déposant le 23 juin 1999 sa marque <ISB TECHNOLOGIES>, alors que son contrat de distributeur de la société ION fabriquant de produits <ISB> avait été rompu quelques mois auparavant, la société EXPERTIMA a tenté de faire échec aux droits de son ex-contractant sur la dénomination <ISB> dont elle-même n'a plus le droit de faire usage ; qu'il n'est pas démontré par la société EXPERTIMA que le dépôt litigieux de ce 23 juin 1999 a été connu de la société ION avant les procès-verbaux des 25 octobre et 11 décembre 2006 ainsi que des 12 et 15 janvier 2007, alors que le délai de 5 ans entre ceux-ci et les assignations des 25-26 janvier 2007 n'a évidemment pas existé ; que par suite la société EXPERTIMA n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de l'action engagée par la société ION pour tolérance pendant 5 ans ; que le jugement sera par suite confirmé pour avoir à bon droit condamné la société EXPERTIMA et Monsieur G... in solidum à verser à la société ION la somme de 20 000 € 00 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque, la perte de marge sur le chiffre d'affaires de la clientèle perdue correspondant à cette somme et non à celle de 100 000 € 00 invoquée en appel par la société ION » (cf. arrêt, pp. 10 et 11) ;

 ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la nullité de la marque ISB déposée sous le numéro 98 758 158, la demande reconventionnelle en nullité de la marque est formée par la société EXPERTIMA et monsieur G... sur le fondement général du droit commun de la fraude, et non sur les dispositions des articles L. 711-1 et suivant (sic) du Code de la propriété intellectuelle ;
 (…)
 que le dépôt d'une marque doit être considéré comme frauduleux dès lors qu'il est effectué dans le but de nuire aux intérêts d'un tiers ou de le priver d'un bénéfice légitime ; qu'en l'espèce, il est incontestable que la société EXPERTIMA et monsieur G... ont dès 1993 utilisé le signe ISB dans leurs documents commerciaux pour distribuer les produits fabriqués par la société ION ; qu'il est tout aussi incontestable que la société ION connaissait l'existence de cet usage, le signe ISB n'était au demeurant que l'acronyme usuel du produit Ion Scale Buster ; qu'une lettre de la société ION en date du 4 mars 1993 adressée à monsieur G... utilise au demeurant cet acronyme pour désigner le produit lui-même ; qu'il apparaît en conséquence que le signe ISB a été utilisé par les deux parties soit dans leurs rapports internes, soit dans leurs relations commerciales, pour désigner le produit fabriqué par la société ION et importé par la société EXPERTIMA ; qu'en conséquence, le dépôt par le fabriquant de la marque ISB le 6 novembre 1998 ne peut s'analyser comme dictée par une intention de nuire à son ancien distributeur, ni même par la volonté de le priver d'un bénéfice légitime, mais seulement comme la volonté de déposer au titre de marque les initiales utilisées sur le territoire français pour désigner son produit ; que dès lors le dépôt de marque enregistré le 6 novembre 1998 ne peut être qualifié de frauduleux ; que, sur la contrefaçon de la marque ISB déposée sous le numéro 98 758 194, du fait de la résiliation du contrat de distribution en 1999, la société EXPERTIMA a perdu le droit d'utiliser la marque ISB déposée par la société ION le 6 novembre 1998 ; qu'il résulte des procès verbaux de constats en date des 25 octobre 2006, 11 décembre 2006 et 12 janvier 2007 qu'elle emploie toujours ce signe dans les documents relatifs à ses propres produits, les réacteurs ISB-NT, et ce alors qu'elle est propriétaire de la marque ISB TECHNOLOGIES ; que cet usage de la marque ISB pour désigner des produits qui ne sont pas fabriqués par la société ION ENTERPRISES LTD, et sans l'autorisation de cette dernière, est manifestement de nature à créer une confusion dans l'esprit des consommateurs, ceux-ci pouvant ainsi penser que les réacteurs fabriqués proviennent toujours de la société ION ENTERPRISES et que les améliorations apportées sont à mettre au crédit de cette dernière ; que c'est donc à bon droit que la demanderesse invoque l'existence d'une contrefaçon de sa marque ; que l'utilisation par la société EXPERTIMA du signe après 1999 a occasionné un préjudice à la société ION ENTERPRISES LTD du fait de la confusion ainsi créée entre les produits devenus concurrents ; qu'une expertise comptable ne pourrait permettre de chiffrer ce préjudice dès lors que le procédé commercialisé par la société EXPERTIMA se présente commune une amélioration du système ISB et qu'en conséquence la perte de clientèle éventuellement subie par la demanderesse n'a pas de lien nécessaire avec la confusion entretenue avec son produit ; que le tribunal évaluera en conséquence ce préjudice de manière forfaitaire à la somme de 20.000 € » (cf. jugement, pp. 10 et 11) ;

 ALORS, D'UNE PART, QU'afin d'apprécier la mauvaise foi du déposant et le caractère frauduleux d'un dépôt de marque, les juges du fond sont tenus de prendre en considération tous les facteurs propres au cas d'espèce, et notamment, l'intention du déposant d'empêcher un tiers de continuer à utiliser un signe ; qu'une telle intention peut résulter de l'absence d'usage sérieux de la marque après son dépôt montrant que le déposant a fait enregistrer celle-ci sans réelle intention de l'utiliser ; qu'ayant constaté que la société Ion a procédé au dépôt litigieux le 6 novembre 1998, soit quelques mois seulement avant la résiliation début 1999, à son initiative, du contrat de distribution conclu avec la société Expertima et que depuis le dépôt litigieux, la société Ion n'a utilisé le signe ISB que de manière ponctuelle, et uniquement dans ses relations avec la société Expertima, la cour d'appel ne pouvait dénier tout caractère frauduleux au dépôt de la marque ISB par la société ION sans rechercher, comme elle y était invitée, si, rien n'interdisant à un distributeur, dans le silence du contrat, de distribuer les produits de son fournisseur sous une marque qui lui est propre, la société Ion n'avait pas procédé au dépôt de la marque ISB sans intention d'en faire réellement usage et à seule fin d'empêcher la société Expertima de continuer à utiliser le signe ISB ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe fraus omnia corrumpit tels qu'ils doivent s'interpréter, en matière de marque, à la lumière de l'article 3 § 2 d) de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

 ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ; qu'en faisant défense à la société Expertima et à Monsieur G..., exerçant sous l'enseigne PG Conseils Eau-Economie-Environnement de faire usage de la dénomination ISB « pour désigner les produits de classe 11 et 37 protégés par la marque française 98 758 194 » quand cette marque ne désigne que les produits de la classe 11 et non des produits ou services relevant de la classe 37, la cour d'appel a violé l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle.

 SECOND MOYEN DE CASSATION

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interdit, sous astreinte, à la société Expertima et à Monsieur G... de fabriquer, détenir, mettre dans le commerce, offrir à la vente, vendre directement et/ou par l'intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, tout dispositif reproduisant les caractéristiques des revendications du brevet européen déposé par la société Ion le 24 janvier 1994 sous le n° EP 0 680 457 B2 ;

 AUX MOTIFS QUE « la société britannique ION ENTERPRISES LTD a déposé auprès de l'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS le 24 janvier 1994 un brevet européen d'invention ayant pour titre <PROCEDE ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE FLUIDE> par réacteur, qui lui a été délivré le 16 ou 26 mars 1997 sous le n° EP 0 680 457 B2 » ;

 ALORS QUE le brevet confère à son titulaire une protection pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ; qu'en prononçant une mesure d'interdiction sous astreinte à l'encontre de la société Expertima et de Monsieur [...] quand il résultait de ses propres constatations que le brevet européen n° EP 0 680 457 B2, ayant été déposé le 24 janvier 1994, était expiré depuis le 24 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 63 de la Convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973.